MdA / Parte V – Invenções – Regime Jurídico

Adaptação do Manual de Aplicação (MdA) do CPI (versão 7/2020) para HTML

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MANUAL DE APLICAÇÃO DO CPI

Parte V – Invenções – Regime Jurídico

A) Patentes

Regra 1 – Objeto

Artigos relacionados: 50.º, 119.º

1.Os pedidos de patente e de modelo de utilidade são duas modalidades de propriedade industrial que visam a proteção de invenções.

2.Define-se uma invenção como sendo uma solução técnica para um problema técnico.

Regra 2 – Limitações quanto ao objeto – o caso das Invenções

implementadas por computador

Artigos relacionados: 51.º

1.Embora os "programas de computadores”, como tais, estejam excluídos de proteção nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 51.º do CPI, se a matéria reivindicada tiver um caráter técnico, não estará excluída da patenteabilidade.

2.Considera-se que não estão excluídas da patenteabilidade e, consequentemente, podem ser protegidas, sob diferentes formas, as invenções que envolvem programas para computadores designando- se de "invenções implementadas por computador". Esta expressão designa invenções que envolvam computadores, redes de computadores ou outros aparelhos programáveis, através dos quais, pelo menos, uma característica é realizada por meio de um programa de computador.

3.Um programa de computador reivindicado por si só não é excluído da patenteabilidade se for capaz de, ao ser executado ou carregado num

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computador, produzir um efeito técnico adicional que vá além das interações físicas "normais" entre o programa e o computador (hardware) em que é executado. Os efeitos físicos normais da execução de um programa, ou seja, correntes elétricas, não são em si suficientes para conferir um caráter técnico de programa de computador, e um efeito técnico adicional é necessário. O efeito técnico adicional pode ser conhecido na técnica anterior.

4.Os requisitos a que as reivindicações respeitantes a estes pedidos devem obedecer são, em princípio, idênticos aos requisitos exigidos para todos os outros tipos de invenções.

5.O caráter técnico deve ser avaliado sem levar em conta a técnica anterior.

6.As características do próprio programa de computador, bem como a presença de um dispositivo definido na reivindicação podem, potencialmente, conferir caráter técnico ao objeto reivindicado. Em particular, em sistemas embutidos, uma operação de processamento de dados implementada por meio de um programa de computador pode igualmente ser implementada por meio de circuitos especiais.

7.Para demonstrar que o programa de computador possui caráter técnico, não basta alegar que toda a programação de computadores envolve considerações técnicas, uma vez que se trata de definir um método que pode ser executado por uma máquina; o programador deve ter tido que realizar considerações técnicas além de "simplesmente" encontrar um algoritmo de computador para realizar algum procedimento.

8.Efeitos técnicos que conferem caráter técnico a um programa de computador podem ser encontrados no controle de um processo industrial ou no funcionamento interno do próprio computador ou das suas interfaces sob a influência do programa que possa, por exemplo, afetar a eficiência ou a segurança de um processo, a gestão de recursos computacionais necessários ou a taxa de transferência de dados num link de comunicação.

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9.Um programa de computador que implemente um método matemático que faça uma contribuição técnica também seria considerado capaz de produzir um efeito técnico adicional quando executado num computador.

10.A consideração sobre se um programa de computador pode contribuir para o caráter técnico do objeto reivindicado é frequentemente um problema separado e distinto do caráter técnico dos componentes de hardware que podem ser definidos para executar o programa de computador. Quando um programa de computador produz um efeito técnico adicional, ele é, por si só, considerado técnico e, nessa medida, não se encontra excluído de proteção. Qualquer objeto reivindicado definindo ou usando meios técnicos é uma invenção. Isso aplica-se mesmo que os meios técnicos sejam comummente conhecidos; por exemplo, a inclusão de um computador, uma rede de computadores, um meio legível carregando um programa, etc. numa reivindicação confere caráter técnico à matéria reivindicada.

11.Se a matéria reivindicada relacionada com um programa de computador não tiver um caráter técnico, ela deverá ser considerada matéria excluída nos termos do artigo 51.º do CPI. Se o objeto passar no teste de tecnicidade procede-se ao exame quanto à novidade e quanto à atividade inventiva.

12.É legítimo ter uma reivindicação dirigida a uma invenção implementada por computador formada por uma mistura de características técnicas e não técnicas. As características não técnicas podem até formar uma parte importante do objeto reivindicado. No entanto, à luz do artigo 51º do CPI, a presença de atividade inventiva ao abrigo do artigo 54.º do CPI requer uma solução técnica não evidente para um problema técnico. Ao examinar a atividade inventiva de tal invenção de tipo misto, todas as características que contribuem para o caráter técnico da invenção são tidas em consideração. Estas incluem também as características que, quando consideradas isoladamente, são não técnicas, mas contribuem, no contexto da

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invenção, para produzir um efeito técnico que serve uma finalidade técnica, contribuindo assim para o caráter técnico da invenção.

Regra 3 – Matéria excluída de proteção

Artigos relacionados: 51.º, 52.º

Limitações quanto ao objeto

1.Um pedido de patente não pode conter declarações acerca do mérito de produtos, processos ou patentes ou equivalente pertencentes a terceiros. A mera comparação com o estado da técnica não é considerada uma declaração acerca do mérito.

2.Um pedido de patente não pode também conter declarações ou outra matéria claramente irrelevante.

3.Um pedido não poderá ter como objeto de proteção expressões de fantasia, ou outras de equivalente natureza (por exemplo, marcas), podendo, no entanto, e se tal se justificar, ser reformulado para um pedido de marca ou logótipo.

4.Um pedido não pode ter como objeto de proteção um objeto que se limite a um modelo de negócio.

5.Considera-se que uma descoberta, por ter uma natureza cognitiva, não é uma invenção. Esta última tem sempre uma natureza técnica e reprodutível.

6.Um pedido não pode ter como objeto de proteção um objeto que se limite a uma criação estética, podendo, no entanto, ser reformulado para um pedido de desenho ou modelo.

Limitações quanto à patente

7.Podem ser patenteáveis os processos de clonagem de animais desde que seja especificado no pedido, de forma clara, que os seres humanos estão excluídos do âmbito de proteção. Mesmo nos casos que são reivindicados

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mamíferos ou primatas terá que existir a menção à exclusão de seres humanos usando, por exemplo, a expressão “não-humanos”.

8.Podem ser patenteáveis os processos que envolvam embriões humanos, desde que tais processos sejam para o benefício do embrião, não implicando a sua destruição ou morte, e desde que não constituam métodos de tratamento ou de diagnóstico aplicado ao corpo humano, os quais se encontram excluídos da patenteabilidade.

9.Estão excluídas da patenteabilidade invenções que incluam células estaminais embrionárias humanas.

10.Invenções que incluam células estaminais adultas humanas, células estaminais humanas do cordão umbilical e células estaminais embrionárias não-humanas não estão excluídas de patenteabilidade.

11.Entende-se que o conceito “embrião” (referentes a embriões humanos) inclui, juridicamente, qualquer óvulo após a fecundação e células estimuladas ou manipuladas (mesmo que não fertilizadas) e que sejam capazes de iniciar o processo de desenvolvimento de um ser humano.

12.Entende-se que “utilizações de embriões humanos para fins industriais ou comerciais” podem incluir utilizações para fins de investigação quando estas não se consigam distinguir de utilizações comerciais ou industriais.

13.Invenções cuja implementação do processo implique a destruição prévia de embriões humanos ou uma utilização prévia dos mesmos como material de partida estão excluídas da patenteabilidade, mesmo no caso de a descrição desse processo não referir o uso de embriões humanos.

14.Os processos essencialmente biológicos, nomeadamente o cruzamento e a seleção, não podem ser protegidos por patente, estando também excluídos desta proteção os produtos diretamente obtidos por tais processos (animais, plantas e partes de animais e plantas).

15.Os processos de modificação da identidade genética dos animais podem ser patenteáveis se forem respeitantes a animais não-humanos, se o processo de modificação da sua identidade genética não lhes causar sofrimento, ou caso haja uma relevância médica substancial para o homem ou animal e se a aplicabilidade técnica da invenção não estiver limitada a uma determinada raça animal.

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16.A análise à relevância médica substancial quanto à exclusão da patenteabilidade de processos de modificação da identidade genética dos animais que lhes causem sofrimento é feita caso a caso. Processos para fins cosméticos não são considerados como sendo dotados de relevância médica substancial.

17.Métodos de tratamento incluem métodos cirúrgicos, terapêuticos e de transferência de embriões, mas não incluem métodos de tratamento puramente cosméticos. Qualquer método de tratamento que possa ser usado tanto para fins cosméticos como para fins terapêuticos ou cirúrgicos será considerado como um método de tratamento excluído da patenteabilidade.

18.O tratamento de tecidos ou fluidos corporais, uma vez removidos do corpo humano ou animal, ou os métodos de diagnóstico aplicados a estes, não são excluídos da patenteabilidade desde que esses tecidos ou fluidos não sejam devolvidos ao mesmo organismo. O tratamento do sangue para armazenamento num banco de sangue ou a análise para o diagnóstico de amostras de sangue não estão excluídos da patenteabilidade, enquanto o tratamento do sangue por diálise, que retorna o sangue para o mesmo corpo, seria excluído da patenteabilidade.

19.Não são admissíveis reivindicações de utilização no formato de “swiss-type claim”, que digam respeito a métodos de tratamento do corpo humano ou animal através de terapia ou cirurgia ou métodos de diagnóstico, aplicados ao corpo humano ou animal.

20.O formato usado para a redação das reivindicações de utilização médica deve compreender, obrigatoriamente, a expressão “para uso” no preâmbulo da reivindicação, devendo esta ser precedida da categoria de produto reivindicada. Considera-se que a expressão “para utilização” seja equivalente

àexpressão "para uso".

21.Considera-se que um método de diagnóstico é excluído da patenteabilidade se todas as fases seguintes forem realizadas num corpo humano ou animal, ou na sua presença:

(i)realização do exame, que envolve a recolha de dados,

(ii)comparação dos dados recolhidos com valores standard,

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(iii)deteção de qualquer desvio significativo, i.e., um sintoma, durante a comparação,

(iv)atribuição do desvio a um quadro clínico particular, i.e., a fase de decisão dedutiva médica ou veterinária (diagnóstico para fins curativos stricto sensu).

22.Para efeitos do ponto anterior, considera-se que o método de diagnóstico está excluído da patenteabilidade mesmo na ausência de características relativas a qualquer destas fases que sejam essenciais para a definição da invenção e estejam implícitas no método.

23.Para efeitos dos dois pontos anteriores, o tipo ou intensidade da interação não é decisivo, não sendo necessário contacto físico direto com o corpo, como no caso de exames imagiológicos.

24.Apesar de os métodos de tratamento cirúrgico e terapêutico do corpo humano ou animal, assim como os métodos de diagnóstico aplicados ao corpo humano ou animal, como tais, estarem excluídos de patenteabilidade, podem ser protegidos por patente as substâncias, composições ou dispositivos utilizados nesses métodos, bem como a própria utilização desses elementos nos tratamentos referidos.

Regra 4 – Casos especiais de patenteabilidade

Artigos relacionados: 53.º

1.Para efeitos da determinação do alcance da expressão “utilização” referida na alínea b) do nº 1 do artigo 53.º do CPI considera-se que a mesma inclui novas doenças, novos grupos de pacientes, novos mecanismos de ação, novas dosagens, novos regimes e novas vias de administração.

2.Kits, dispositivos médicos ou outros dispositivos usados na área da saúde, não se inserem no disposto nas alíneas a) e b) do nº 1 do artigo 53.º do CPI.

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3.Para efeitos do n.º 4 do artigo 53.º do CPI, a matéria que contém informação genética auto-replicável ou que é replicável num sistema biológico, pode consistir nomeadamente em: células ou linhas celulares, tecidos, microrganismos (bactérias, fungos, vírus, etc), incluindo microrganismos geneticamente modificados, plasmídeos, proteínas, péptidos, enzimas, antigénios e anticorpos, ácidos nucleicos, genes, fragmentos de ácidos nucleicos.

4.Para efeitos da alínea c) do nº 1 do artigo 53.º do CPI, só se considera que existe suficiência descritiva se a aplicação industrial desse elemento, estiver expressamente referida no pedido, nomeadamente na descrição.

5.Para efeitos do n.º 2 do artigo 53.º do CPI, estão compreendidos nesta categoria processos de seleção que incluam a mera observação/medição de biomarcadores genéticos, que não envolvam qualquer manipulação genética.

6.Para efeitos do n.º 2 do artigo 53.º do CPI, estão compreendidos nesta categoria processos como enxertos de plantas, aos quais se considera ser uma prática antiga, largamente enraizada na sociedade.

7.Os processos de obtenção de vegetais ou animais não essencialmente biológicos podem ser patenteáveis se incluírem passos técnicos que não se baseiem essencialmente em fenómenos naturais (como por exemplo, técnicas de engenharia genética) e se não forem reivindicados os passos que se refiram a processos essencialmente biológicos.

Regra 5 – Estado da Técnica

Artigo relacionado: 55.º

Para efeitos do disposto no nº 2 do artigo 55.º do CPI, considera-se que:

a)um pedido internacional, nos termos dos artigos 91.º a 94.º do CPI, tal como originalmente apresentado, é requerido para produzir efeitos em Portugal se

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vier a dar entrada na fase nacional em Portugal nos termos do artigo 95.º do CPI.

b)qualquer pedido de patente europeia, nos termos dos artigos 77.º a 78.º do CPI, tal como originalmente apresentado, é requerido para produzir efeitos em Portugal.

Via Nacional

Regra 6 – Línguas do pedido

Artigos relacionados: 61.º e 62.º

1.Tal como disposto no n.º 1 do artigo 61.º do CPI e na regra 1 da parte III do presente Manual, o requerimento através do qual é apresentado o pedido de patente deve ser redigido em língua portuguesa.

2.Os documentos que acompanham o requerimento referido no número anterior podem ser apresentados em português e inglês. Caso sejam apresentados em língua inglesa, o requerente é notificado, para apresentar uma tradução para a língua portuguesa, sob pena de indeferimento do pedido.

3.Se o pedido for entregue numa língua diferente das permitidas, não é assegurada imediatamente a “data do pedido”, considerando-se como “data do pedido” aquela em que o pedido for apresentado numa das línguas admissíveis.

Regra 7 – Pedido provisório de patente

Artigos relacionados: 63.º

1.Para efeitos do n.º 3 do artigo 63.º do CPI o documento entregue no pedido provisório de patente, que descreve o objeto da invenção, pode conter figuras ou desenhos, sendo, no entanto indispensável a apresentação de um texto explicativo pormenorizado da invenção, em português ou inglês,

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compreendendo todas as características técnicas que se pretendem reivindicar posteriormente.

2.Os pedidos provisórios apresentados noutras línguas, que não em português ou inglês, não são elegíveis para atribuição de data do pedido nos termos do n.º 3 do artigo 63.º do CPI, nem serão alvo de pesquisa prevista pelo n.º 5 do mesmo artigo.

3.Os pedidos provisórios que não contenham características técnicas, ou que constituam integralmente exclusões quanto à patenteabilidade (artigos 51.º e 52.º do CPI), não são objeto de pesquisa, ainda que a mesma tenha sido solicitada pelo requerente.

Regra 8 – Conversão do pedido provisório de patente

Artigos relacionados: 64.º

1.Um pedido definitivo de patente apenas pode resultar da conversão de um único pedido provisório de patente. Se um pedido provisório contiver matéria suscetível de ser dividida por vários pedidos, tal divisão só deverá ser feita após a conversão do pedido provisório em pedido definitivo.

2.Apenas é possível converter um pedido provisório de patente num pedido de definitivo de patente, não sendo possível conversões noutras modalidades de propriedade industrial. Se um pedido provisório contiver matéria suscetível de ser protegida por modelo de utilidade, a reformulação para esta última modalidade apenas pode ser efetuada a partir do pedido definitivo resultante da conversão do pedido provisório de patente.

3.Os documentos associados à conversão do pedido provisório de patente têm de ser apresentados em língua portuguesa, sem o que o ato deve ser objeto de indeferimento.

4.Ao abrigo dos n.ºs 1 e 9 do artigo 64º do CPI, da conversão do pedido provisório em definitivo não pode resultar um pedido de patente cuja matéria técnica exceda a que inicialmente constava no pedido provisório. A verificação desta conformidade será efetuada em sede de conversão do pedido provisório de patente, sendo o requerente notificado para proceder à correspondente

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regularização em casos de desconformidade. A não regularização implica o indeferimento do pedido de conversão.

Regra 9 – Invenções biotecnológicas

Artigos relacionados: 65.º

1.Para pedidos referentes a invenções biotecnológicas aplica-se a Diretiva 98/44/EC – Proteção Legal de Invenções Biotecnológicas, de 6 de julho de 1998, como um meio complementar de interpretação dos artigos do CPI.

2.Esta diretiva define:

i)“Invenções biotecnológicas”: invenções que incidam sobre um produto que consiste em, ou que contenha, matéria biológica, ou sobre um processo que permita produzir, processar ou utilizar matéria biológica;

ii)“Variedade vegetal”: qualquer grupo de plantas dentro de um táxon botânico da ordem mais baixa conhecida, grupo esse que, independentemente de as condições para a concessão de uma variedade vegetal serem completamente cumpridos, pode ser:

(a)definido pela expressão das características que resultam de um determinado genótipo ou combinações de genótipos;

(b)distinguido de qualquer outro grupo pela expressão de pelo menos uma dessas características; e

(c)considerado como uma unidade no que diz respeito à sua aptidão para ser reproduzido sem alterações.

Regra 10 – Suficiência descritiva

Artigos relacionados: 53.º, 65.º, 66.º

1.Para efeitos da alínea c) do nº 1 do artigo 53.º do CPI, só se considera haver suficiência descritiva se a aplicação industrial do elemento aí mencionado estiver expressamente referida no pedido, nomeadamente na descrição.

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2.Para efeitos da alínea c) do nº 1 do artigo 53.º do CPI, só se considera haver suficiência descritiva se a descrição incluir a sequência genética e/ou a sequência de aminoácidos reivindicada.

3.Para efeitos do nº 1 do artigo 65.º do CPI, só se considera haver suficiência descritiva se, cumulativamente:

a)a matéria biológica tiver sido depositada até à data de apresentação do pedido de patente numa instituição de depósito reconhecida (Tratado de Budapeste);

b)o pedido de patente incluir informações pertinentes de que o requerente dispõe relativamente às características da matéria depositada;

c)e o pedido de patente mencionar a instituição de depósito e número de depósito.

4.Para efeitos do número anterior, a introdução da informação necessária segundo o Tratado de Budapeste após a apresentação do pedido é considerada adição de matéria técnica, o que não é permitido.

5.O Tratado de Budapeste, para além de ter aplicação em células e microrganismos, pode ser usado também em invenções que compreendam material genético como ácidos nucleicos ou proteínas.

6.Por suficiência descritiva entende-se a incorporação de uma descrição detalhada de todas as caraterísticas técnicas da invenção e respetivos efeitos técnicos, etapas de um método e suas realizações preferenciais, aos casos aplicáveis, de tal modo claro e completo que permita a um perito na especialidade a sua execução.

Regra 11 – Exame formal

Artigos relacionados: 67.º

1.Após a apresentação do pedido de patente, é efetuado, no prazo de dois meses, exame quanto à forma e quanto às limitações relativas ao objeto ou à patente, para verificação do preenchimento dos requisitos formais previstos no Despacho do Presidente do Conselho Diretivo do INPI a que se referem

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os n.ºs 2 a 7 do artigo 62.º do CPI, assim como os requisitos estabelecidos nos artigos 51.º, 52.º e 61.º a 65.º do CPI.

2.Durante o exame formal, e para além dos aspetos mencionados no número anterior, verifica-se se foram apresentados elementos suficientes para que, nos termos do n.º 3 do artigo 61.º do CPI, possa ser atribuída a data do pedido.

3.De acordo com o referido no número 1, as limitações previstas pelos artigos 51.º e 52.º do CPI são, em regra, analisadas em sede de exame formal. No entanto, limitações existentes em reivindicações pontuais são, em princípio, analisadas em sede de Relatório de Pesquisa com Opinião Escrita ou de Exame de Invenção.

4.A clareza das reivindicações é, em regra, analisada em sede de Relatório de Pesquisa com Opinião Escrita ou de Exame de Invenção, exceto nos casos em que a falta de clareza implique a incompreensão da matéria que define a invenção e/ou não permita realizar a pesquisa ao estado da técnica.

5.No caso de serem detetadas irregularidades em sede de exame formal, o requerente, ou o respetivo representante legal, é notificado para sanar as referidas irregularidades, sob pena de recusa do pedido de patente.

6.Podem ser enviadas, no máximo, duas notificações para regularização do pedido, sendo de dois meses o prazo de resposta à primeira notificação e de um mês o prazo para resposta à segunda notificação, o qual que se conta a partir da data de emissão das referidas notificações.

6.Os prazos de resposta mencionados no nº5 da presente regra são improrrogáveis.

7.Encontrando-se o pedido formalmente correto, procede-se à respetiva classificação nos termos da Classificação Internacional de Patentes e da Classificação Cooperativa de Patentes.

8.Nos casos em que o pedido é recusado em sede de exame formal não se atribui classificação ao mesmo.

Regra 12 – Relatório de Pesquisa e Opinião Escrita

Artigos relacionados: 68.º

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1.Juntamente com o relatório de pesquisa é emitida uma opinião escrita que suporta o referido relatório.

2.Caso tenha sido solicitada antecipação de publicação e nos casos em que o relatório de pesquisa não tenha ainda sido produzido, a pesquisa será efetuada aquando do exame de invenção prescrito pelo artigo 70.º do CPI.

3.Só é emitido um relatório de pesquisa com opinião escrita para cada pedido.

4.No caso de falta de unidade da invenção apenas é efetuada pesquisa para a primeira invenção reivindicada.

5.Sempre que seja detetada matéria técnica não pesquisável, ou no caso de reivindicações pouco concisas, pouco claras ou não suportadas pela descrição, não é efetuada pesquisa ao estado da técnica referente a esta matéria ou a estas reivindicações.

6.A pesquisa, o relatório de pesquisa e a opinião escrita são referentes aos cadernos técnicos que foram sujeitos a exame formal e publicados no BPI.

7.Qualquer caderno técnico submetido pelo requerente depois de finalizado o exame formal e antes da publicação não será considerado para efeitos de elaboração do relatório de pesquisa com opinião escrita.

8.A situação referida no número anterior deve ser abordada na fundamentação da opinião escrita do relatório de pesquisa, sendo o requerente informado desse facto.

9.A pesquisa, o relatório de pesquisa e a opinião escrita não possuem carácter vinculativo.

10.O INPI, no âmbito da celebração de um acordo com o IEP, poderá confiar a esse Instituto a elaboração da pesquisa, do relatório de pesquisa e da opinião escrita dos pedidos de patente nacionais.

Regra 13 – Publicação do pedido

Artigos relacionados: 69.º

Nos termos do n.º 1 do artigo 69.º do CPI, a publicação do pedido de patente ou do pedido de modelo de utilidade feita no BPI é acompanhada de um fascículo

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com reivindicações, descrição e, caso haja, desenhos, tal como aceites em sede de exame formal, e, quando aplicável, do respetivo relatório de pesquisa.

Regra 14 – Disponibilização de certidão

Artigos relacionados: 69.º

Depois de publicado o pedido de patente, pode ser fornecida cópia dos elementos constantes no processo a quem o requerer através da apresentação de requerimento acompanhado da taxa de “certidão simples” ou de “certidão integral”, fornecida em papel ou desmaterializada.

Regra 15 – Exame da Invenção

Artigos relacionados: 70.º

1.No caso de serem detetadas irregularidades em sede de exame da invenção, o requerente ou respetivo representante legal, será notificado para no prazo improrrogável de dois meses responder às objeções detetadas pelo examinador, sob pena de recusa do pedido de patente ou do pedido de modelo de utilidade, nos termos do n.º 5 do artigo 70.º do CPI.

2.Essas irregularidades podem ter por base os requisitos de patenteabilidade, a clareza e concisão das reivindicações, suporte das reivindicações na descrição, a suficiência descritiva da invenção, a unidade de invenção, as exclusões à patenteabilidade de reivindicações e, para além dos elementos acima descritos, essas irregularidades podem também compreender irregularidades quanto à forma e quanto às limitações ao objeto e à patente.

3.Se após resposta do requerente subsistirem objeções à concessão, é efetuada nova notificação, para no prazo improrrogável de dois meses serem esclarecidos os pontos ainda em dúvida. Pode ainda ser feita, caso se justifique, uma terceira notificação para clarificação dos aspetos ainda em dúvida, com um prazo improrrogável de dois meses para resposta, nos termos do n.º 6 do artigo 70.º do CPI.

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4.Antes de decorridos os prazos referidos nos números anteriores, nos casos em que se revelar pertinente, pode ter lugar uma reunião, presencial ou telefónica, para esclarecimento das objeções levantadas. Estes esclarecimentos poderão também ser efetuados por correio eletrónico.

5.Se da resposta à última notificação continuarem a existir irregularidades, o pedido será recusado ou, se for caso disso, concedido parcialmente, nos termos do n.º 8 do artigo 70.º do CPI.

6.Se qualquer resposta for submetida após o decurso dos prazos estabelecidos no n.º 5 ou n.º 6 do artigo 70.º, ou na própria ausência de resposta, o pedido será recusado, nos termos do n.º 9 do artigo 70.º do CPI.

Regra 16 – Unidade da Invenção

Artigos relacionados: 73.º

1.Quando num pedido de patente ou de modelo de utilidade se reivindica um conjunto de invenções, o requisito de unidade da invenção prescrito pelos artigos 73.º e 135.º do CPI será cumprido apenas se existir uma relação técnica entre aquelas invenções que partilhem uma ou mais características técnicas especiais. A expressão “características técnicas especiais” reporta- se às características que definem uma contribuição que cada uma das invenções reivindicadas, considerada como um todo, faz sobre a técnica anterior.

2.A determinação sobre se uma pluralidade de invenções estão ligadas entre si, de forma a constituirem um conceito único, geral e inventivo, é feita, quer as invenções sejam descritas em reivindicações distintas, quer como alternativas dentro da mesma reivindicação.

3.Cada pedido de patente diz respeito apenas a uma invenção ou a uma pluralidade de invenções relacionadas entre si, de modo a que formem um único conceito inventivo geral.

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4.A divisão pode ocorrer não só no pedido inicial, como nos próprios pedidos divisionários (ao que se chama geração de divisionário), não havendo limite para o número de divisões que um pedido (inicial ou divisionário) pode sofrer.

5.O pedido divisionário não poderá compreender um conteúdo técnico igual ou superior ao pedido que lhe deu origem (o pedido inicial, no caso de se tratar de um pedido divisionário de primeira geração).

6.Todas as características divulgadas no pedido divisionário deverão estar mencionadas na descrição, nas reivindicações ou nos desenhos do pedido que lhe deu origem (o pedido inicial, no caso de se tratar de um pedido divisionário de primeira geração).

7.A análise ao conteúdo do pedido divisionário e à sua viabilidade como pedido divisionário é feita aquando do exame da invenção (artigo 70.º ou artigo 132.º do CPI). No caso de se verificar que o pedido divisionário possui um conteúdo superior ou igual ao conteúdo do pedido que lhe deu origem (o pedido inicial, no caso de se tratar de um pedido divisionário de primeira geração), este facto é apontado na notificação.

8.O requerente poderá apresentar observações por escrito onde refuta as objeções ou as indicações dadas pelo INPI. Mas se o requerente não apresentar observações que ultrapassem as objeções ou se o pedido divisionário não tiver sido modificado no sentido das indicações dadas, o pedido divisionário é indeferido.

9.Não pode ser acrescentada ou adicionada matéria técnica nas respostas à notificação do pedido divisionário para além da definida pelo âmbito de proteção (artigo 72.º ou 134.º do CPI), estabelecido na data de apresentação do pedido divisionário.

10.Os pedidos divisionários, tal como o pedido inicial, podem ser limitados, desde que essa limitação não implique que o conteúdo dos pedidos divisionários fique igual ou superior ao conteúdo do pedido que lhe deu origem (o pedido inicial, no caso de se tratar de um pedido divisionário de primeira geração).

11.Uma reivindicação independente de um pedido divisionário poderá ser restrita a apenas uma parte do objeto reivindicado no pedido inicial, se essa

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parte for direta e inequivocamente derivável do pedido inicial como sendo uma parte ou entidade separada.

12.Os pedidos divisionários passam pelas mesmas fases de processo de patenteamento do pedido inicial: exame quanto à forma e quanto às limitações, relatório de pesquisa com opinião escrita (caso aplicável), publicação (assim que formalmente corretos), oposição e exame da invenção. Aplicam-se os mesmos prazos previstos para as respostas à notificação e oposição e as mesmas taxas que o pedido inicial.

13.Os pedidos provisórios de patente não podem ser divididos em pedidos divisionários.

14.A descrição, resumo e epígrafe do pedido divisionário devem corresponder à invenção reivindicada. No entanto, poderá haver menções à invenção do pedido inicial ou do pedido divisionário que lhe deu origem, mas somente na descrição.

15.Um pedido de patente não pode ser dividido em pedido de modelo de utilidade e vice-versa. Um pedido de patente não pode ser dividido em pedidos provisórios de patente.

16.O(s) pedido(s) divisionário(s) devem ter o(s) mesmo(s) requerente(s) que o pedido inicial.

Regra 17 – Alteração de Matéria

Artigos relacionados: 64.º, 72.º e 134.º

1.Considera-se que uma emenda ao pedido contraria o disposto no n.º 3 do artigo 72.º do CPI se da mudança ao conteúdo do pedido, seja por via de adição, alteração ou excisão, resultar que ao perito na especialidade seja apresentada informação que não seja derivável de maneira direta e não ambígua daquela que foi anteriormente apresentada, mesmo tendo em conta a matéria que é implícita para o referido perito.

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2.A exigência de que determinada matéria seja derivável de maneira direta e não ambígua daquela que foi anteriormente apresentada não implica base literal nesta última.

3.Por matéria implícita entende-se a clara e não ambígua consequência daquilo que está explicitamente mencionado no pedido, à data do mesmo. Na respetiva avaliação tem de ser tido em conta o conhecimento geral comum. Todavia, para a determinação de o que está implicitamente divulgado no pedido, não é relevante o que possa ser considerado evidente por aquilo que está explicitamente mencionado no pedido à luz do conhecimento geral comum.

4.Considera-se que não transgride o n.º 3 do artigo 72.º do CPI a explicitação posterior na descrição do efeito de uma característica técnica desde que esta tenha sido claramente divulgada inicialmente e que aquele possa ser deduzido sem dificuldade por um perito na especialidade a partir do pedido, à data do mesmo.

5.Considera-se que não transgride o n.º 3 do artigo 72.º do CPI a substituição ou a remoção de uma característica de uma reivindicação se um perito na especialidade, de maneira direta e não ambígua, reconhecer que:

a) a característica não foi explicada como essencial na divulgação;

b)a característica não é, enquanto tal, indispensável ao funcionamento da invenção, à luz do problema técnico que aquela resolve; e

c)a substituição ou a remoção não requer modificação real de outras características para compensar a mudança.

6.Em caso de substituição por outra característica, a característica substituinte tem de ter suporte nos documentos originais do pedido.

7.Se diversas características forem eliminadas de uma reivindicação, a matéria técnica da reivindicação emendada tem de ser derivável de maneira direta e não ambígua do pedido, à data do mesmo, como sendo uma invenção por si própria, ou seja, tem de resolver um problema técnico e ser capaz de funcionar na ausência de qualquer das características particulares que forem eliminadas.

8.Considera-se que não transgride o n.º 3 do artigo 72.º do CPI a limitação de uma reivindicação pela inclusão de características adicionais, desde que a

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combinação resultante esteja divulgada de maneira direta e não ambígua no pedido, à data do mesmo, seja de maneira explícita, seja de maneira implícita.

9.Para que uma emenda não transgrida o n.º 3 do artigo 72.º do CPI, a combinação resultante não deverá ser inconsistente com a descrição, razoavelmente plausível ou evidente em face da matéria do pedido.

10.O disposto nos números anteriores, no que se refere ao n.º 3 do artigo 72.º do CPI, é aplicável ao n.º 1 do artigo 64.º, com as necessárias adaptações, e ao artigo 134.º do mesmo diploma.

Via Europeia

Regra 18 – Apresentação do pedido

Artigos relacionados: 78.º e 79.º

1.As línguas aceites pelo IEP são o inglês, o francês e o alemão. Uma vez escolhida a língua usada no pedido de patente europeia, esta não poderá ser alterada.

2.Quando o pedido for apresentado no INPI, deverá ser também submetida uma cópia em língua portuguesa, salvo se for reivindicada prioridade de um pedido português apresentado em língua portuguesa.

3.Os pedidos de patente europeia devem cumprir todas as disposições da Convenção sobre a Patente Europeia (CPE) ou EPC (European Patent Convention) e respetivas Guidelines para o exame do IEP quanto aos critérios formais de apresentação do referido pedido e dos respetivos documentos técnicos que o acompanham.

4.O INPI não recebe taxas de pedidos de patente europeia. Em sede de apresentação destes pedidos, a única taxa devida ao INPI é a taxa de transmissão.

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Regra 19 – Apresentação da tradução da Patente Europeia

Artigos relacionados: 82.º

O INPI, a título oficioso ou de acordo com comunicação recebida do IEP, poderá atualizar as entidades de um pedido de patente europeia, mesmo após a sua concessão, até à data de apresentação da validação em Portugal.

Todas as alterações que se verifiquem na patente europeia após a apresentação da validação em Portugal deverão ser requeridas junto do INPI.

Regra 20 – Responsabilidade das traduções

Artigos relacionados: 83.º

Quando o requerente ou titular da patente europeia não tiver domicílio ou sede social em Portugal, as traduções devem ser executadas sob a responsabilidade de um agente oficial da propriedade industrial, de um advogado ou de um solicitador.

Regra 21 – Revisão da tradução

Artigos relacionados: 87.º

O requerente ou titular da patente europeia que pretenda efetuar uma revisão da tradução, pode fazê-lo mediante o pagamento da taxa prevista para a “alteração por iniciativa do requerente”, sendo promovido pelo INPI o respetivo aviso no BPI. Essa revisão da tradução deverá estar em harmonia com o texto concedido pelo IEP.

Regra 22 – Transformação do pedido

Artigos relacionados: 88.º e 89.º

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1.A transformação de pedido de patente europeia em pedido de patente nacional mencionada no n.º 4 do artigo 88.º do CPI deve ser formalizada através do ato de “pedido de patente nacional”, sendo essencial a indicação, da parte do requerente, de que se trata de uma transformação. O mesmo se aplica à transformação em pedido de modelo de utilidade nacional.

2.Aos pedidos de patente e de modelo de utilidade nacionais resultantes da transformação de uma patente europeia ou de um pedido de patente europeia, é atribuída a data do pedido de patente europeia, contando-se desta data os prazos para pagamento de anuidades previstos no n.º 3 do artigo 368.º do CPI e tendo- se em consideração as anuidades anteriormente pagas relativamente à patente europeia ou ao pedido de patente europeia.

A transformação de pedidos de patente europeia em pedido de patente nacional ou de modelo de utilidade pressupõe que esta seja executada sob a responsabilidade de um agente oficial da propriedade industrial, de um advogado ou de um solicitador.

Via Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes

Regra 23 – Apresentação do pedido

Artigos relacionados: 92.º e 139.º

1.Um pedido internacional pode ser apresentado no INPI, na qualidade de Office Recetor, em papel6 (pelas vias presencial ou correio), ou de forma eletrónica pela via ePCT. Se o pedido internacional for apresentado em papel é necessário apresentar o formulário nacional apropriado, o formulário da OMPI apropriado, os documentos técnicos necessários (fascículo) e, se for

6Presentemente e até 31.12.2020 os atos previstos no Código da Propriedade Industrial são exclusivamente praticados através dos serviços online do INPI, nos termos do disposto Decreto-Lei 30-A/2020, de 29 de junho. Este diploma veio prorrogar até 31 de dezembro de 2020 a vigência do Decreto-Lei n.º 16/2020, de 15 de abril, que consagrou excecionalmente a obrigatoriedade da prática de atos exclusivamente online bem como a comunicação das notificações aos interessados, que é efetuada preferencialmente por email.

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caso disso, as respetivas traduções, procurações e documentos de prioridade.

2.Os pedidos internacionais deverão cumprir todas as disposições do Regulamento de Execução do PCT, as Instruções Administrativas do PCT e as Guidelines dos Offices Recetores do PCT, quanto aos critérios formais de apresentação do referido pedido e dos respetivos documentos técnicos que o acompanham.

3.O INPI, na qualidade de Office Recetor, verifica os critérios formais para a apresentação do pedido e constantes das Guidelines dos Offices Recetores do PCT, o que não invalida a realização posterior de um exame quanto às formalidades feito pela OMPI.

4.Sempre que o INPI detete que os requerimentos e as peças processuais apresentam irregularidades, como a falta de apresentação do formulário respetivo, deficiências no seu preenchimento, irregularidades formais nos documentos técnicos que acompanham o formulário ou o não pagamento da taxa devida, o interessado é notificado para as suprir e avisado de que o não cumprimento implica a não aceitação do documento.

5.Na sequência do ponto anterior, o INPI, na qualidade de Office Recetor, verifica a qualidade de toda a documentação entregue, nomeadamente quanto à presença de cores (incluindo escala de cinzento), as quais não são permitidas segundo o Regulamento de Execução do PCT e as Instruções Administrativas do PCT. De notar que todos os caracteres de texto contidos nos documentos técnicos deverão estar a preto e com traços contínuos e os desenhos deverão ser técnicos e executados em linhas duráveis, pretas, suficientemente densas e escuras, uniformemente espessas e bem definidas, sem cores (o que inclui a escala de cinzento). As fotografias que forem excecionalmente aceites devem estar a preto e branco, em folhas de tamanho A4, respeitar as margens mínimas e deve ser possível reproduzi-las diretamente. Nem fotografias coloridas nem desenhos coloridos são aceites.

6.Sempre que o pedido internacional esteja numa das línguas de trabalho (inglês, francês e alemão) do IEP – a Autoridade Internacional de Pesquisa para Portugal - e não for reivindicada a prioridade de um pedido anterior

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português, o INPI solicita uma cópia em português, a qual deverá ser apresentada até catorze meses a contar da data da prioridade.

7.A folha da prioridade do formulário PCT/RO/101 é obrigatória mesmo que esta não exista (neste caso os campos para preenchimento ficam em branco).

8.Se existente, o documento de prioridade deverá ser obrigatoriamente entregue no prazo máximo de dezasseis meses a contar da data da primeira prioridade.

9.A folha da contagem de páginas do formulário PCT/RO/101 é obrigatória.

10.Na assinatura deverá constar, para além desta, o nome completo de quem assina e a sua qualidade de representante/função.

11.Sempre que passe um mês desde a entrada de um novo pedido Internacional e o requerente não tenha entregado as traduções e pagado a taxa de pedido (OMPI) e taxa de pesquisa (IEP), é-lhe enviada uma notificação, num formulário próprio da OMPI, a informar da necessidade de regularizar a situação, no prazo de um mês, e da aplicação de uma sobretaxa.

12.Se passado um mês da notificação da aplicação da sobretaxa o requerente ainda não tiver regularizado a situação (pagamento de taxas e entrega das traduções), é enviada uma notificação à OMPI a informar que o processo foi retirado por falta de pagamento de taxa ou de documentação necessária.

13.Nos casos em que o pedido tenha sido submetido na plataforma e-PCT, as taxas associadas ao pedido deverão ser liquidadas no INPI. Preferencialmente, deverá também ser entregue no INPI uma cópia do pedido original.

14.As taxas de pedido e de pesquisa deverão ser liquidadas por cheque. Separadamente, deverão ser pagas as taxas de transmissão e de documento de prioridade.

15.Sempre que o INPI emita uma notificação, a resposta deverá ser submetida no INPI e não na plataforma e-PCT.

16.A entrega de documentos subsequentes ao pedido pode ser feita online no portal do INPI ou em papel (não na plataforma e-PCT). O número de pedido a preencher no formulário deverá ser o nº do PCT (por exemplo 2019000001

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ou 2019050001, conforme tenha sido pedido em papel ou na plataforma e- PCT, respetivamente).

Regra 24 – Entrada na fase nacional

Artigos relacionados: 93.º, 94.º, 95.º, 139.º

Aquando da entrada na fase nacional, o requerente pode escolher que a mesma se processe sob a forma de pedido de patente ou de modelo de utilidade, indicando devidamente esta opção no formulário apropriado.

Efeitos da Patente

Regra 25 – Âmbito de proteção

Artigos relacionados: 98.º, 140.º

As reivindicações produto-por-processo apenas são permitidas em condições excecionais. Estas condições visam cumulativamente o facto de não haver outra forma possível de caracterizar o produto por características técnicas de produto e desde que referido produto seja novo e inventivo.

Regra 26 – Duração

Artigos relacionados: 100.º

Para as patentes que resultam de uma conversão válida de um Pedido Provisório de Patente, a data do pedido referida no artigo 100.º do CPI reporta-se à data do pedido do Pedido Provisório de Patente que deu origem à conversão.

Regra 27 – Invalidade da Patente

Artigos relacionados: 34.º, 114.º e 115.º

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Não obstante se encontrar prevista a possibilidade de serem desencadeados pedidos de anulação e declaração de nulidade de marcas, logótipos, denominações de origem, indicações geográficas e desenhos ou modelos diretamente junto do INPI, no que respeita aos direitos de incidência tecnológica a competência para declarar a nulidade ou anular qualquer desses direitos mantém-se no Tribunal da Propriedade Intelectual, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 34.º do CPI.

B)Certificado Complementar de Proteção para Medicamentos e Produtos Fitofarmacêuticos (CCP)

Regra 28 – Pedido de um Certificado Complementar de Proteção

Artigos relacionados: 116.º

1.As patentes que incidam sobre produtos fitofarmacêuticos ou medicamentos, e que já tenham recebido uma autorização de introdução no mercado (AIM), podem ser estendidas até 5 anos, através de um certificado complementar de proteção (CCP).

2.Quando for submetido o pedido de certificado terá que existir uma patente de base que protege o produto alvo de AIM, em vigor em Portugal.

3.No caso da patente de base ser uma patente europeia, considera-se que esta tem ainda de ser validada em Portugal, considerando-se validada em Portugal quando tiver sido publicada a respetiva menção de concessão no Boletim Europeu de Patentes e, se for o caso, das modificações introduzidas durante a fase de oposição tal como publicadas no Boletim Europeu de Patentes, e apresentada a respetiva tradução no INPI, I.P. para validação em Portugal, nos termos dos artigos 81.º e 82.º CPI.

4.O número da patente de base indicado no pedido de CCP não pode ser alterado, mesmo que se pretenda a alteração para um pedido divisionário da patente de base, exceto para correção de erro óbvio tipográfico na indicação desse número.

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5.A data ou número da AIM indicados no pedido de certificado complementar de proteção podem ser alterados durante o estudo do mesmo. À data de apresentação do pedido de certificado, terá que existir uma AIM já concedida para o produto a proteger.

6.O INPI, adotando a interpretação feita pelo TJUE no caso C-471/14, considera que a data relevante para o cálculo da vigência do CCP corresponde à data de notificação da Autorização de Introdução no Mercado da União Europeia. No caso de autorizações nacionais, a data de notificação pode coincidir ou não com a data de decisão. A data de receção da notificação pode ser considerada como a data de notificação da AIM se for apresentada prova da efetiva data de receção da notificação.

7.Para efeitos do número anterior, considera-se como data de notificação da AIM da União Europeia a data identificada como tal na publicação do Jornal Oficial da União Europeia.

8.O prazo de seis meses para apresentação do pedido de CCP em Portugal conta-se a partir da data em que o produto obteve a primeira autorização de introdução no mercado, como medicamento.

9.Para efeitos do número anterior, considera-se como data de notificação da AIM da União Europeia, a data identificada como tal na publicação do Jornal Oficial da União Europeia.

10.O prazo referido no n.º 7 conta-se a partir da data de notificação, que no caso de uma AIM nacional pode coincidir ou não com a data de decisão. A data de receção da notificação pode ser considerada como a data de notificação da AIM se for apresentada prova da efetiva data de receção da notificação.

11.Ao pedido pode ser anexada uma comunicação do requerente ou qualquer documentação adicional relevante para o estudo do pedido, como por exemplo artigos científicos. Esta documentação adicional pode estar redigida em inglês, não sendo necessário apresentar traduções para português, a não ser que surjam dúvidas em relação ao seu conteúdo.

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Regra 29 - Autorização de Introdução no Mercado

Artigos relacionados: 116.º, 117.º e 118.º

1.No caso de um pedido de CCP para um produto fitofarmacêutico, a primeira AIM provisória emitida por qualquer autoridade competente será considerada como a primeira AIM nacional e/ou no espaço económico europeu.

2.Para efeitos do prazo de validade do certificado, uma primeira AIM provisória só será tida em consideração se for diretamente seguida de uma autorização definitiva relativa ao mesmo produto.

3.A AIM para medicamentos emitida pela autoridade Suíça competente é considerada como a primeira AIM na Comunidade para efeitos do cálculo de vigência do CCP, desde que produza efeitos no Liechtenstein (e, portanto, no Espaço Económico Europeu).

4.Constituem AIM válidas na aceção do artigo 3.º do Regulamento (CE) N.º 469/2009, de 6 de maio ou do artigo 3.º do Regulamento (CE) n.º 1610/96, de 23 de julho os seguintes tipos de AIM: AIM sob circunstâncias excecionais, AIM provisória e AIM condicional.

5.Não constituem AIM válidas na aceção do disposto no artigo 3.º dos Regulamentos (CE) n.º 469/2009, de 6 de maio e (CE) n.º 1610/96, de 23 de julho, autorizações do Programa de Uso Compassivo (CUP), do Programa de Pacientes Identificados (NPP) ou do Programa de acesso expandido.

6.Da mesma forma, também não constituem AIM válidas na aceção do disposto no artigo 3.º dos Regulamentos (CE) n.º 469/2009, de 6 de maio e (CE) n.º 1610/96, de 23 de julho, autorizações de colocação no mercado emitidas relativamente a dispositivos médicos.

Regra 30 – Resumo das características do pedido

Artigos relacionados: 116.º, 117.º e 118.º

1.O Resumo das Características do Produto corresponde ao documento emitido pela entidade competente em anexo à AIM. No caso de AIM da União

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Europeia, o Resumo das Características do Produto corresponde ao Anexo I da referida AIM.

2.Para efeitos do número anterior, considera-se que “Resumo das Características do Medicamento” é equivalente ao “Resumo das Características do Produto”.

3.No caso de produtos fitofarmacêuticos os rótulos não são considerados como “Resumo das Características do Produto”, apesar de os mesmos poderem ser juntos ao processo para complementar informação.

4.No caso de medicamentos, os folhetos informativos para o utilizador, ou as bulas, não são considerados como “Resumo das Características do Produto”, apesar de os mesmos poderem ser juntos ao processo para complementar informação.

Regra 31 – Produto a proteger

Artigos relacionados: 116.º, 117.º e 118.º

1.A proteção conferida pelo CCP abrange apenas o produto identificado pela AIM do medicamento, dentro dos limites de proteção assegurada pela patente de base.

2.Não obstante a proteção conferida pelo certificado, tal como definida no número anterior, assume-se como designação do produto protegido a que corresponde à DCI do(s) produto(s) tal como mencionados na AIM.

3.O produto a proteger não pode ser um dispositivo médico.

4.O produto a proteger incluirá também proteção para os seus sais e ésteres, por aplicação do considerando 17 do Regulamento (CE) n.º 1610/96, 23 de julho, referente aos produtos fitofarmacêuticos.

5.O disposto no número anterior também se aplica aos medicamentos a que se refere o Regulamento (CE) n.º 469/2009, de 6 de maio, por força do considerando 17 do Regulamento (CE) 1610/96, de 23 de julho.

6.No caso de a AIM identificar uma combinação de princípios ativos, é possível conceder um certificado para apenas um subconjunto dos princípios ativos

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identificados na AIM, desde que esse subconjunto seja identificado pelo requerente e que esse produto cumpra os restantes requisitos de concessão.

Regra 32 - Pedido de prorrogação da validade de um certificado

Artigos relacionados: 117.º e 118.º

1.Pode ser apresentado um pedido de prorrogação da validade de um certificado complementar de proteção quando este diga respeito a medicamentos para uso pediátrico, e não se tratar de um medicamento órfão.

2.A concessão de uma prorrogação a um produto cujo medicamento tinha anteriormente a designação de “medicamento órfão” é possível se a designação de medicamento órfão tiver sido abandonada antes do pedido de prorrogação e no caso de o titular nunca ter chegado a beneficiar da proteção conferida ao estatuto de medicamento órfão.

3.No caso de AIM nacionais, a prorrogação só pode ser concedida quando forem apresentadas provas da existência de AIM alteradas com base no Plano de Investigação Pediátrica (PIP) para todos os Estados Membros. Na ausência de alguma delas, o processo ficará suspenso até que todas as provas sejam apresentadas.

4.Havendo algum impedimento para a apresentação de provas da existência de AIM alteradas com base no PIP para todos os Estados Membros, poderão ser apresentados documentos que demonstrem que o processo de alteração da AIM foi devidamente iniciado. Será, no entanto, realizada a devida análise a estes documentos para verificar se serão suficientes para a concessão da prorrogação pediátrica.

5.Para efeitos do número anterior, no caso de existirem dúvidas sobre o conteúdo de alguma das AIM, nomeadamente se não for possível identificar a informação relevante para a concessão da prorrogação, o examinador pode solicitar uma tradução da AIM em questão.

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6.No caso de AIM obtidas pela via centralizada, a frase da certificação da conformidade deverá estar contida dentro da AIM ou de outro documento oficial da Comissão Europeia. Esta frase deve referir expressamente que o PIP foi aprovado e completado, não sendo condição suficiente que refira apenas que o PIP foi aprovado. Neste caso são aceites documentos redigidos em inglês, não sendo necessário proceder à sua tradução para português.

Regra 33 – Requisitos de concessão

Artigos relacionados: 118.º

Os requisitos para a concessão de um CCP para um medicamento ou para um produto fitofarmacêutico são os estabelecidos nos Regulamentos (CE) n.º 469/2009, de 6 de maio e (CE) n.º 1610/96, de 23 de julho, respetivamente.

Regra 34 - Observações de terceiros

Artigos relacionados: 118.º

1.Não está prevista uma fase de oposição nos pedidos de CCP. No entanto, quaisquer observações que sejam apresentadas por terceiros junto do INPI relativas a dado pedido, serão juntas ao processo e será dado conhecimento ao requerente da entrada das referidas observações.

2.O número anterior é aplicável às prorrogações de CCP.

Regra 35 – Requisitos de concessão

Artigos relacionados: 118.º

1.Os requisitos para a concessão de um CCP para um medicamento ou produto fitofarmacêutico são os estabelecidos no Regulamento (CE) n.º

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469/2009, de 6 de maio e no Regulamento (CE) n.º 1610/96, de 23 de julho, respetivamente.

2.Para efeitos do número anterior, existem disposições do Regulamento (CE) n.º 1610/96, de 23 de julho, que também se aplicam ao Regulamento

(CE) n.º 469/2009, de 6 de maio, que revogou o Regulamento (CE) n.º 1768/92, por força do considerando 17 do referido Regulamento (CE) n.º 1610/96.

Regra 36 – Motivos de recusa

Artigos relacionados: 118.º

1.O pedido de CCP para um medicamento ou produto fitofarmacêutico é recusado se, os requisitos estabelecidos no Regulamento (CE) n.º 469/2009, de 6 de maio e no Regulamento (CE) n.º 1610/96, de 23 de julho, respetivamente, não forem cumpridos.

2.O pedido de certificado complementar de proteção para um medicamento ou produto fitofarmacêutico é recusado se, aquando da data do pedido, não existir uma AIM concedida para o produto a proteger.

Regra 37 – Duração

Artigos relacionados: 118.º

1.A vigência do CCP inicia-se no dia imediatamente seguinte ao da caducidade da patente base e tem uma duração correspondente ao período decorrido entre a data do pedido da patente base e a data de emissão da primeira AIM na comunidade europeia, reduzido de um período de cinco anos, tal como o disposto no artigo 13.º do Regulamento (CE) n.º 469/2009, para os medicamentos, ou no artigo 13.º do Regulamento (CE) n.º 1610/96, para os produtos fitofarmacêuticos.

2.Para efeitos de cálculo da duração do CCP, referida no número anterior, é condição limitativa à sua duração, a aplicação do considerando 9 do Regulamento (CE) n.º 469/2009, de 6 de maio, ou do considerando 11 do

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Regulamento (CE) 1610/96, de 23 de julho, do que resulta um período máximo de vigência de quinze anos de exclusividade a partir da primeira autorização de introdução/colocação no mercado da Comunidade do medicamento/fitofarmacêutico em causa.

3.O prazo de seis meses da prorrogação do certificado inicia-se no dia seguinte à caducidade do certificado por esgotamento da vigência.

4.Um certificado concedido em que a diferença entre a data de emissão da AIM e a data do pedido da patente base seja inferior ou igual a cinco anos é concedido com uma vigência negativa ou nula.

5.Para efeitos do número anterior, no caso de certificados de vigência nula, os seis meses da prorrogação iniciam-se no dia seguinte à caducidade da patente de base por esgotamento de vigência. Para o caso de certificados de vigência negativa, embora os seis meses da prorrogação se iniciem no dia seguinte à caducidade do certificado por esgotamento de vigência, a vigência da patente de base ainda se mantém, pelo que ambos os direitos irão correr paralelamente. Caso a patente de base caduque por esgotamento de vigência, e ainda subsistir algum tempo de prorrogação, esta mantém-se vigente até que os seis meses se esgotem.

Regra 38 – Publicação do pedido e do despacho

Artigos relacionados: 118.º

1.Na publicação do despacho no BPI, o produto a proteger que constará da referida publicação é o estritamente identificado pela AIM, segundo a sua designação DCI, referente ao princípio ativo ou combinações de princípios ativos que o integra(m).

2.Não obstante o produto protegido poder compreender os seus derivados (sais e ésteres), apenas são publicadas designações que correspondam à designação DCI do(s) produto(s) tal como mencionados na AIM. A designação de um produto na forma de sal ou éster apenas é publicada nos casos em que a AIM compreende a designação DCI de um sal ou éster em particular.

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3.O disposto no ponto anterior também se aplica a medicamentos do Regulamento (CE) n.º 469/2009, de 6 de maio, por força do considerando 17 do Regulamento (CE) n.º 1610/96, de 23 de julho.

4.No caso de a AIM identificar uma combinação de princípios ativos, e caso tenha sido solicitada ou concedida proteção para um subconjunto desses princípios ativos identificados na AIM, a publicação do pedido ou despacho, refletirá esse subconjunto.

C)Modelos de Utilidade

Regra 39 – Invenções implementadas por computador

Artigo relacionado: 120.º

1.Embora os "programas de computadores”, como tais, estejam excluídos de proteção nos termos do artigo 120.º com referência à alínea d) do n.º 1 do artigo 51.º do CPI, se a matéria reivindicada tiver um caráter técnico, não estará excluída da proteção por modelo de utilidade.

2.Considera-se que não estão excluídas da proteção por modelo de utilidade e, consequentemente, podem ser protegidas, sob diferentes formas, as invenções que envolvem programas para computadores designando-se de "invenções implementadas por computador". Esta expressão designa invenções que envolvam computadores, redes de computadores ou outros aparelhos programáveis, através dos quais, pelo menos, uma característica é realizada por meio de um programa de computador.

3.Um programa de computador reivindicado por si só não é excluído da proteção por modelo de utilidade se for capaz de, ao ser executado ou carregado num computador, produzir um efeito técnico adicional que vá além das interações físicas "normais" entre o programa e o computador (hardware) em que é executado. Os efeitos físicos normais da execução de um programa, ou seja, correntes elétricas,

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não são em si suficientes para conferir um caráter técnico de programa de computador, e um efeito técnico adicional é necessário. O efeito técnico adicional pode ser conhecido na técnica anterior.

4.Os requisitos a que as reivindicações respeitantes a estes pedidos devem obedecer são, em princípio, idênticos aos requisitos exigidos para todos os outros tipos de invenções.

5.O caráter técnico deve ser avaliado sem levar em conta a técnica anterior.

6.As características do próprio programa de computador, bem como a presença de um dispositivo definido na reivindicação podem, potencialmente, conferir caráter técnico ao objeto reivindicado. Em particular, em sistemas embutidos, uma operação de processamento de dados implementada por meio de um programa de computador pode igualmente ser implementada por meio de circuitos especiais.

7.Para demonstrar que o programa de computador possui caráter técnico, não basta alegar que toda a programação de computadores envolve considerações técnicas, uma vez que se trata de definir um método que pode ser executado por uma máquina; o programador deve ter tido que realizar considerações técnicas além de "simplesmente" encontrar um algoritmo de computador para realizar algum procedimento.

8.Efeitos técnicos que conferem caráter técnico a um programa de computador podem ser encontrados no controle de um processo industrial ou no funcionamento interno do próprio computador ou das suas interfaces sob a influência do programa que possa, por exemplo, afetar a eficiência ou a segurança de um processo, a gestão de recursos computacionais necessários ou a taxa de transferência de dados num link de comunicação.

9.Um programa de computador que implemente um método matemático que faça uma contribuição técnica também seria considerado capaz de produzir um efeito técnico adicional quando executado num computador.

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10.A consideração sobre se um programa de computador pode contribuir para o caráter técnico do objeto reivindicado é frequentemente um problema separado e distinto do caráter técnico dos componentes de hardware que podem ser definidos para executar o programa de computador. Quando um programa de computador produz um efeito técnico adicional, ele é, por si só, considerado técnico e, nessa medida, não se encontra excluído de proteção. Qualquer objeto reivindicado definindo ou usando meios técnicos é uma invenção. Isso aplica-se mesmo que os meios técnicos sejam comummente conhecidos; por exemplo, a inclusão de um computador, uma rede de computadores, um meio legível carregando um programa, etc. numa reivindicação confere caráter técnico à matéria reivindicada.

11.Se a matéria reivindicada relacionada com um programa de computador não tiver um caráter técnico, ela deverá ser considerada matéria excluída nos termos do artigo 120.º com referência ao artigo 51.º do CPI. Se o objeto passar no teste de tecnicidade procede-se ao exame quanto à novidade e quanto à atividade inventiva.

12.É legítimo ter uma reivindicação dirigida a uma invenção implementada por computador formada por uma mistura de características técnicas e não técnicas. As características não técnicas podem até formar uma parte importante do objeto reivindicado. No entanto, à luz do artigo 51º do CPI (para o qual o artigo 120.º remete), a presença de atividade inventiva ao abrigo do artigo 122.º do CPI poderá requerer uma solução técnica não evidente para um problema técnico. Ao examinar a atividade inventiva de tal invenção de tipo misto, todas as características que contribuem para o caráter técnico da invenção são tidas em consideração. Estas incluem também as características que, quando consideradas isoladamente, são não técnicas, mas contribuem, no contexto da invenção, para produzir um efeito técnico que serve uma finalidade técnica, contribuindo assim para o caráter técnico da invenção.

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Regra 40 – Matéria excluída de proteção

Artigos relacionados: 120.º

Limitações quanto ao objeto

1.Um pedido de modelo de utilidade não pode conter declarações acerca do mérito de produtos, processos ou patentes ou equivalente pertencentes a terceiros. A mera comparação com o estado da técnica não é considerada uma declaração acerca do mérito.

2.Um pedido de modelo de utilidade não pode também conter declarações ou outra matéria claramente irrelevante.

3.Um pedido não poderá ter como objeto de proteção expressões de fantasia, ou outras de equivalente natureza (por exemplo, marcas), podendo, no entanto, e se tal se justificar, ser reformulado para um pedido de marca ou logótipo.

4.Um pedido não pode ter como objeto de proteção um objeto que se limite a um modelo de negócio.

5.Considera-se que uma descoberta, que tem sempre uma natureza cognitiva, não é uma invenção. Esta última tem sempre uma natureza técnica e reprodutível.

6.Um pedido não pode ter como objeto de proteção um objeto que se limite a uma criação estética, podendo, no entanto, ser reformulado para um pedido de desenho ou modelo.

Regra 41 – Limitações quanto ao modelo de utilidade

Artigos relacionados: 121.º

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1.Está excluída de proteção por modelo de utilidade a matéria biológica. Esta exclusão de proteção estende-se a qualquer tipo de reivindicações (de produto, de processo ou de utilização).

2.Estão também excluídas de proteção por modelo de utilidade as composições ou substâncias químicas enquanto tais, nomeadamente substâncias de origem animal, biotecnológica (por exemplo, soros ou vacinas), química (orgânica e inorgânica) ou vegetal, assim como qualquer combinação das mesmas. Esta exclusão de proteção estende-se a qualquer tipo de reivindicações (de produto, de processo ou de utilização).

3.No entanto, os produtos ou materiais que não sejam definidos pela sua composição química podem ser alvo de proteção por modelo de utilidade.

4.Estão excluídos de proteção por modelo de utilidade os processos de preparação, obtenção ou confeção de produtos alimentares, nomeadamente as receitas alimentares.

Regra 42 – Requisitos de concessão

Artigos relacionados: 122.º

1.Para que uma invenção implique atividade inventiva nos termos do disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 122.º do CPI, tem que verificar-se uma vantagem prática, ou técnica, que consista num efeito técnico que provenha de uma característica técnica ou de uma combinação de características técnicas.

2.A vantagem referida no número anterior deve estar identificada no pedido.

Via Nacional

Regra 43 – Línguas do Pedido

Artigos relacionados: 126.º

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1.Tal como disposto no n.º 1 do artigo 126.º do CPI e na regra 1 da parte III do presente Manual, o requerimento através do qual é apresentado o pedido de patente deve ser redigido em língua portuguesa.

2.Os documentos que acompanham o requerimento referido no número anterior podem ser apresentados em português ou inglês. Caso sejam apresentados em língua inglesa, o requerente é notificado para apresentar uma tradução para a língua portuguesa, sob pena de indeferimento do pedido.

3.Se o pedido for entregue numa língua diferente das permitidas, não é assegurada imediatamente a “data do pedido”, considerando-se como “data do pedido” aquela em que o pedido for apresentado numa das línguas admissíveis.

Regra 44 – Suficiência Descritiva

Artigos relacionados: 128.º

Por suficiência descritiva entende-se a incorporação de uma descrição detalhada de todas as caraterísticas técnicas da invenção e respetivos efeitos técnicos, etapas de um método e suas realizações preferenciais, aos casos aplicáveis, de tal modo claro e completo que permita a um perito na especialidade a sua execução.

Regra 45 – Exame Formal

Artigos relacionados: 127, 129.º

1.Após a apresentação do pedido de Modelo de Utilidade, é efetuado, no prazo de dois meses, exame quanto à forma e quanto às limitações relativas ao objeto ou ao modelo de utilidade, para verificação do preenchimento dos requisitos formais previstos no Despacho do Presidente do Conselho Diretivo do INPI a que se referem os n.ºs 2 a 7 do artigo 62.º do CPI, assim como os requisitos estabelecidos nos artigos 120.º, 121.º, 126.º e 127.º do CPI.

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2.Durante o exame formal, e para além dos aspetos mencionados no número anterior, verifica-se se foram apresentados elementos suficientes para que, nos termos do n.º 3 do artigo 126.º do CPI, possa ser atribuída a data do pedido.

3.De acordo com o referido no número 1, as limitações previstas pelos artigos 120.º e 121.º do CPI são, em regra, analisadas em sede de exame formal. No entanto, limitações existentes em reivindicações pontuais são, em princípio, analisadas em sede de Relatório de Pesquisa e Opinião Escrita ou de Exame de Invenção.

4.A clareza das reivindicações é, em regra, analisada em sede de Relatório de Pesquisa e Opinião Escrita ou de Exame de Invenção, exceto nos casos em que a falta de clareza implique a incompreensão da matéria.

5.No caso de serem detetadas irregularidades em sede de exame formal, o requerente, ou o respetivo representante legal, é notificado para sanar as referidas irregularidades, sob pena de recusa do pedido de Modelo de Utilidade, podendo ser enviadas, no máximo, duas notificações para o efeito, sendo de dois meses o prazo de resposta à primeira notificação e de um mês o prazo para resposta à segunda notificação, o qual que se conta a partir da data de emissão das referidas notificações.

6.Encontrando-se o pedido formalmente correto, procede-se à respetiva classificação nos termos da Classificação Internacional de Patentes e da Classificação Cooperativa de Patentes.

7.Nos casos em que o pedido é recusado em sede de exame formal não se atribui classificação ao mesmo.

Regra 46 – Relatório de Pesquisa

Artigos relacionados: 130.º

1.Juntamente com o relatório de pesquisa é emitida uma opinião escrita que suporta o referido relatório.

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2.Caso tenha sido solicitada antecipação de publicação e nos casos em que o relatório de pesquisa não tenha ainda sido produzido, a pesquisa será efetuada aquando do exame de invenção prescrito pelo artigo 132.º do CPI.

3.Só é emitido um relatório de pesquisa com opinião escrita para cada pedido.

4.No caso de falta de unidade da invenção apenas é efetuada pesquisa para a primeira invenção reivindicada.

5.Sempre que seja detetada matéria técnica não pesquisável, ou no caso de reivindicações pouco concisas, pouco claras ou não suportadas pela descrição, não é efetuada pesquisa ao estado da técnica referente a esta matéria ou a estas reivindicações.

6.A pesquisa, o relatório de pesquisa e a opinião escrita são referentes aos cadernos técnicos que foram sujeitos a exame formal e publicados no BPI.

7.Qualquer caderno técnico submetido pelo requerente depois de finalizado o exame formal e antes da publicação não será considerado para efeitos de elaboração do relatório de pesquisa com opinião escrita.

8.A situação referida no número anterior deve ser abordada na fundamentação da opinião escrita do relatório de pesquisa, sendo o requerente informado desse facto.

9.A pesquisa, o relatório de pesquisa e a opinião escrita não possuem carácter vinculativo.

Regra 47 – Publicação do pedido

Artigos relacionados: 131.º

Nos termos do n.º 1 do artigo 131.º do CPI, a publicação do pedido de modelo de utilidade feita no BPI é acompanhada de um fascículo com reivindicações, descrição e, caso haja, desenhos, tal como aceites em sede de exame formal, e, quando aplicável, do respetivo relatório de pesquisa.

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Regra 48 – Disponibilização de certidão

Artigos relacionados: 131.º

Depois de publicado o pedido de modelo de utilidade, pode ser fornecida cópia dos elementos constantes no processo a quem o requerer através da apresentação de requerimento acompanhado da taxa de “certidão simples” ou de “certidão integral”, fornecida em papel ou desmaterializada.

Regra 49 – Exame da Invenção

Artigos relacionados: 132.º

1.No caso de serem detetadas irregularidades em sede de exame, o requerente ou respetivo representante legal, será notificado para no prazo improrrogável de dois meses responder às objeções detetadas pelo examinador, sob pena de recusa do pedido de modelo de utilidade, nos termos do n.º 5 do artigo 132.º do CPI.

2.Essas irregularidades podem ter por base os requisitos de concessão, clareza e concisão das reivindicações, suporte na descrição, suficiência descritiva, unidade de invenção, exclusões à concessão de reivindicações e, para além dos elementos acima descritos, as irregularidades podem também compreender irregularidades quanto à forma e quanto às limitações.

3.Se após resposta do requerente subsistirem objeções à concessão, é efetuada nova notificação, para no prazo improrrogável de dois meses serem esclarecidos os pontos ainda em dúvida. Pode ainda ser feita, caso se justifique, uma terceira notificação para clarificação dos aspetos ainda em dúvida, com um prazo improrrogável de dois meses para resposta, nos termos do n.º 6 do artigo 132.º do CPI.

4.Antes de decorridos os prazos referidos nos números anteriores, nos casos em que se revelar pertinente, pode ter lugar uma reunião, presencial ou telefónica, para esclarecimento das objeções levantadas. Estes esclarecimentos poderão também ser efetuados por correio eletrónico.

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5.Se da resposta à última notificação continuarem a existir irregularidades, o pedido será recusado ou, se for caso disso, concedido parcialmente, nos termos do n.º 8 do artigo 132.º, ambos do CPI.

6.Se qualquer resposta for submetida depois dos prazos estabelecidos no n.º 5 ou no n.º 6 do artigo 132.º, ou na própria ausência de resposta, o pedido será recusado, nos termos do n.º 9 do artigo 132.º do CPI.

Regra 50 – Unidade da Invenção

Artigos relacionados: 135.º

1.Quando num pedido de modelo de utilidade se reivindica um conjunto de invenções, o requisito de unidade da invenção prescrito pelo artigo 135.º do CPI será cumprido apenas se existir uma relação técnica entre aquelas invenções que partilhem uma ou mais características técnicas especiais. A expressão “características técnicas especiais” reporta-se às características que definem uma contribuição que cada uma das invenções reivindicadas, considerada como um todo, faz sobre a técnica anterior.

2.A determinação sobre se uma pluralidade de invenções estão ligadas entre si de tal forma que constituam um conceito único, geral e inventivo é feita, quer as invenções sejam descritas em reivindicações distintas, quer como alternativas dentro da mesma reivindicação.

3.Cada pedido pode respeitar apenas a uma invenção ou a uma pluralidade de invenções relacionadas entre si, de modo que formem um único conceito inventivo geral.

4.A divisão pode ocorrer não só no pedido inicial, como nos próprios pedidos divisionários (ao que se chama geração de divisionário), não havendo limite para o número de divisões que um pedido (inicial ou divisionário) pode sofrer.

5.O pedido divisionário não poderá compreender um conteúdo técnico igual ou superior ao pedido que lhe deu origem (o pedido inicial, no caso de se tratar de um pedido divisionário de primeira geração).

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6.Todas as características divulgadas no pedido divisionário deverão estar mencionadas na descrição, nas reivindicações ou nos desenhos do pedido que lhe deu origem (o pedido inicial, no caso de se tratar de um pedido divisionário de primeira geração).

7.A análise ao conteúdo do pedido divisionário e à sua viabilidade como pedido divisionário é feita aquando do exame da invenção (artigo 132.º do CPI). No caso de se verificar que o pedido divisionário possui um conteúdo superior ou igual ao conteúdo do pedido que lhe deu origem (o pedido inicial, no caso de se tratar de um pedido divisionário de primeira geração), este facto é apontado na notificação.

8.O requerente poderá apresentar observações por escrito onde refuta as objeções ou as indicações dadas pelo INPI. Mas se o requerente não apresentar observações que ultrapassem as objeções ou se o pedido divisionário não tiver sido modificado no sentido das indicações dadas, o pedido divisionário é indeferido.

9.Não pode ser acrescentada ou adicionada matéria técnica nas respostas à notificação do pedido divisionário para além da definida pelo âmbito de proteção (134.º do CPI), estabelecido na data de apresentação do pedido divisionário.

10.Os pedidos divisionários, tal como o pedido inicial, podem ser limitados, desde que essa limitação não implique que o conteúdo dos pedidos divisionários fique igual ou superior ao conteúdo do pedido que lhe deu origem (o pedido inicial, no caso de se tratar de um pedido divisionário de primeira geração).

11.Uma reivindicação independente de um pedido divisionário poderá ser restrita a apenas uma parte do objeto reivindicado no pedido inicial, se essa parte for direta e inequivocamente derivável do pedido inicial como sendo uma parte ou entidade separada.

12.Os pedidos divisionários passam pelas mesmas fases processuais do pedido inicial: exame quanto à forma e quanto às limitações, relatório de pesquisa com opinião escrita (caso aplicável), publicação (assim que formalmente corretos), oposição e exame da invenção. Aplicam-se os mesmos prazos

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previstos para as respostas à notificação e oposição e as mesmas taxas que o pedido inicial.

13.A descrição, resumo e epígrafe do pedido divisionário devem corresponder à invenção reivindicada. No entanto, poderá haver menções à invenção do pedido inicial ou do pedido divisionário que lhe deu origem, mas somente na descrição.

14.Um pedido de modelo de utilidade não pode ser dividido em pedido de patente e vice-versa. Um pedido de modelo de utilidade não pode ser dividido em pedidos provisórios de patente.

15.O(s) pedido(s) divisionário(s) devem ter o(s) mesmo(s) requerente(s) que o pedido inicial.

Regra 51 – Alteração de Matéria

Artigos relacionados: 134.º

1.Considera-se que uma emenda ao pedido contraria o disposto no n.º 3 do artigo 72.º do CPI (aplicável ao modelo de utilidade por remissão do artigo 134º) se da mudança ao conteúdo do pedido, seja por via de adição, alteração ou excisão, resultar que ao perito na especialidade seja apresentada informação que não seja derivável de maneira direta e não ambígua daquela que foi anteriormente apresentada, mesmo tendo em conta a matéria que é implícita para o referido perito.

2.A exigência de que determinada matéria seja derivável de maneira direta e não ambígua daquela que foi anteriormente apresentada não implica base literal nesta última.

3.Por matéria implícita entende-se a clara e não ambígua consequência daquilo que está explicitamente mencionado no pedido, à data do mesmo. Na respetiva avaliação, tem de ser tido em conta o conhecimento geral comum. Todavia, para a determinação de o que está implicitamente divulgado no pedido, não é relevante o que possa ser considerado evidente

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por aquilo que está explicitamente mencionado no pedido à luz do conhecimento geral comum.

4.Considera-se que não transgride o n.º 3 do artigo 72.º do CPI (aplicável ao modelo de utilidade por remissão do artigo 134º) a explicitação posterior na descrição do efeito de uma característica técnica desde que esta tenha sido claramente divulgada inicialmente e que aquele possa ser deduzido sem dificuldade por um perito na especialidade a partir do pedido, à data do mesmo.

5.Considera-se que não transgride o n.º 3 do artigo 72.º do CPI (aplicável ao modelo de utilidade por remissão do artigo 134º) a substituição ou a remoção de uma característica de uma reivindicação se um perito na especialidade, de maneira direta e não ambígua, reconhecer que:

d)a característica não foi explicada como essencial na divulgação;

e)a característica não é, enquanto tal, indispensável ao funcionamento da invenção, à luz do problema técnico que aquela resolve; e

f)a substituição ou a remoção não requer modificação real de outras características para compensar a mudança.

6.Em caso de substituição por outra característica, a característica substituinte tem de ter suporte nos documentos originais do pedido.

7.Se diversas características forem eliminadas de uma reivindicação, a matéria técnica da reivindicação emendada tem de ser derivável de maneira direta e não ambígua do pedido, à data do mesmo, como sendo uma invenção por si própria, ou seja, tem de resolver um problema técnico e ser capaz de funcionar na ausência de qualquer das características particulares que forem eliminadas.

8.Considera-se que não transgride o n.º 3 do artigo 72.º do CPI (aplicável ao modelo de utilidade por remissão do artigo 134º) a limitação de uma reivindicação pela inclusão de características adicionais, desde que a combinação resultante esteja divulgada de maneira direta e não ambígua no pedido, à data do mesmo, seja de maneira explícita, seja de maneira implícita.

9.Para que uma emenda não transgrida o n.º 3 do artigo 72.º do CPI (aplicável ao modelo de utilidade por remissão do artigo 134º) a combinação resultante

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não deverá ser inconsistente com a descrição, razoavelmente plausível ou evidente em face da matéria do pedido.

10.O disposto nos números anteriores, no que se refere ao n.º 3 do artigo 72.º do CPI, é aplicável ao n.º 1 do artigo 64.º, com as necessárias adaptações, e ao artigo 134.º do mesmo diploma.

Via Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes

Regra 52 – Remissão

Artigos relacionados: 139.º

Àvia de proteção das invenções por modelo de utilidade internacional aplica-se o procedimento previsto para a via internacional de proteção das patentes de invenção, previsto nas regras 23 a 24, com as necessárias adaptações.

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