Parte X - Da apreciação das provas de uso – Manual de aplicação do CPI, versão 7/2020

MANUAL DE APLICAÇÃO DO CPI

Parte X - Da apreciação das provas de uso

As disposições constantes deste capítulo aplicam-se a todos os procedimentos/fases processuais previstos no CPI que sejam da competência do INPI e que impliquem a análise de provas de uso de marcas, designadamente quando requerida a respetiva apresentação pelo interessado, seja em sede de reclamação (artigo 227.º), de recusa provisória (artigo 230.º), de pedido de caducidade (artigos 268.º e 269.º), ou no âmbito de um pedido de invalidade (artigo 263.º).

Regra 1 - Uso sério – Provas de uso

1.O uso sério da marca não pode ser provado por probabilidades ou suposições e tem que ser demonstrado com provas sólidas e objetivas que atestem um uso efetivo e público da marca, no mercado, para os produtos e/ou serviços pela mesma assinalados.

2.No âmbito do artigo 267.º do CPI, entende-se por uso sério toda a utilização comercial efetiva e atual da marca que seja consistente com a sua função essencial (a de distinguir os produtos e/ou serviços que assinala dos assinalados por outros marcas), através de atos concretos, reiterados e públicos. O uso sério da marca não depende de um critério quantitativo determinado pelo que, nalguns casos e dependendo dos produtos e/ou serviços e do mercado em causa, um uso mínimo pode ser suficiente para se considerar provado o uso da marca, desde que o titular demonstre ter tentado adquirir ou manter uma posição comercial no mercado com intenção de preservar os direitos adquiridos pelo registo.

3.Considera-se uso da marca o uso feito em produtos ou serviços que estão em vias de ser introduzidos no mercado e para os quais o titular desenvolve

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atos preparatórios públicos para angariação de clientes, nomeadamente por via de campanhas publicitárias.

4.Quando se justificar, o uso da marca para produtos que foram comercializados apenas uma única vez e, consequentemente, foram descontinuados pode, ainda assim, considerar-se sério, desde que o titular ainda disponibilize no mercado componentes para esses produtos específicos e/ou utilize o sinal na prestação de serviços pós-venda, nomeadamente o serviço de venda desses componentes.

5.Quando os elementos de prova se encontrarem acessíveis online, o interessado pode apresentar capturas de ecrã (screenshots) ou impressões (printscreens) das páginas de internet pertinentes, devendo os referidos elementos, neste caso, conter a data e o endereço eletrónico a partir do qual a informação foi recolhida e pode ser acedida. Se as capturas de ecrã ou as impressões forem integradas no articulado onde a fundamentação é apresentada, devem ser igualmente apresentados, isoladamente, num documento autónomo.

6.Os elementos de prova devem ser apresentados em língua portuguesa, podendo ser admitidos noutra língua. Quando forem apresentados documentos noutra língua, o INPI pode, oficiosamente ou a requerimento, exigir tradução sob cominação de, em caso de incumprimento no prazo estabelecido, o documento não traduzido não ser tomado em consideração.

7.Quando um pedido de caducidade baseado na falta de uso for apresentado antes de decorrido o prazo de cinco anos relativamente à data da apresentação daquele pedido, o INPI indefere-o liminarmente dando conhecimento do despacho de indeferimento também ao titular do registo caducando.

8.Quando forem solicitadas ao titular provas em como a marca foi objeto de uso sério no período relevante, deverá aquele apresentar, dentro do prazo estabelecido pelo INPI, elementos que demonstrem que a marca foi publica e exteriormente usada no comércio, no território relevante, durante aquele período para os produtos e/ou serviços que assinala. Os elementos de prova, devidamente datados, deverão ser escritos e poderão ser, entre outros, faturas, catálogos, etiquetas, listas de preços, embalagens, fotografias,

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anúncios, brochuras, flyers, stickers e declarações de fornecedores e/ou de clientes do titular da marca.

9.Por período relevante, mencionado no n.º 1, entende-se o compreendido dentro dos cinco anos que antecedem o pedido para apresentação das provas do uso sério, pelo que as apresentadas pelo interessado têm de incidir neste período, não sendo necessário respeitarem a cada um desses cinco anos; o uso não tem, assim, de ser contínuo.

10.Nos casos em que o requerente do pedido de apresentação de provas de uso comprovar que o titular da marca a que estas respeitam apenas procedeu a diligências para iniciar ou reatar o seu uso depois de tomar conhecimento daquele pedido, as provas de uso não podem respeitar ao período de três meses imediatamente anteriores à data em que aquele pedido tenha sido apresentado.

11.As provas de uso têm de demonstrar que a marca foi pública e exteriormente usada no comércio, pelo que o uso da marca numa esfera privada ou na esfera interna de uma Companhia ou de um Grupo de empresas não pode ser considerado sério. No entanto, o uso externo não implica necessariamente que a marca tenha de chegar aos consumidores finais, podendo ser considerado como tal aquele que é feito pelo respetivo titular no contato com intermediários cuja atividade consista em identificar clientes profissionais que, posteriormente, façam chegar os produtos àqueles consumidores. Da mesma forma, considera-se o uso sério da marca o que é feito pelas empresas de distribuição no exercício da sua atividade.

12.As provas de uso têm de demonstrar que a marca foi usada no comércio de forma a ser possível determinar o volume comercial dos atos que atestam o seu uso, frequência e duração no tempo. Embora um volume comercial pouco expressivo possa ser compensado por um uso consistente e reiterado da marca, o interessado deve apresentar elementos de prova que afastem eventuais dúvidas sobre a seriedade desse uso. Na aferição do uso da marca no mercado para os produtos e/ou serviços pela mesma assinalados o INPI terá em consideração as características do mercado desses produtos e/ou serviços.

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13.As provas de uso têm que demonstrar o uso da marca nos produtos e/ou serviços pela mesma assinalados, pelo que provas que se limitem a exibir a firma, denominação social ou o nome de um estabelecimento explorados do titular da marca, sem relação efetiva com os produtos e/ou serviços em causa, não podem ser aceites como tal. O INPI considera existir essa relação efetiva quando o titular afixar o sinal correspondente à firma, denominação social ou ao nome do estabelecimento no produto ou quando o usar de forma a estabelecer um elo entre o mesmo e os produtos e/ou serviços, o que acontecerá, por exemplo, quando surgir em faturas relativas ao comércio evidente dos mesmos.

14.As provas de uso têm que demonstrar o uso da marca nos produtos e/ou serviços pela mesma assinalados, pelo que o registo de um nome de domínio com o sinal da marca não é suficiente para provar o uso desta. É necessário que o interessado prove que os produtos e/ou serviços assinalados pela marca são, respetivamente, comercializados ou oferecidos pelo respetivo sinal. No entanto, se a marca assinalar produtos e/ou serviços relacionados com a exploração de um nome de domínio, o seu uso pode considerar-se provado com a exploração do mesmo. Nos casos de marcas cujos produtos são vendidos online por catálogo, e que muitas das vezes estão omissas nos produtos e respetivas embalagens, o seu uso público, externo e reiterado (provado pelo interessado) na internet será, em princípio, suficiente para ser considerado sério.

15.A divulgação de uma marca numa página da internet pode não ser suficiente para provar o seu uso sério, quando essa indicação não for acompanhada de provas complementares que demonstrem, a quantidade de acessos que foram efetuados a esse site, ou quantos desses acessos se converteram em aquisições desse produto ou serviço.

16.Na aferição do uso de uma marca, os critérios de identidade ou afinidade de produtos e/ou serviços não são aplicáveis. Assim, quando a marca assinalar parte ou a totalidade de uma indicação geral que figura num dos intitulados da Classificação Internacional de Nice, e quando o respetivo titular apresentar provas que atestam o uso da mesma nos produtos e/ou serviços subsumíveis nessa indicação geral, o INPI considera que foi feita prova de

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que a marca foi usada para esta indicação geral26. Pelo contrário, se o titular apenas apresentar provas de uso da marca em produtos subsumíveis noutra indicação geral que se insira na mesma classe, o INPI não considerará ter sido feita prova de uso da marca27. No caso de terem sido assinalados produtos e/ou serviços específicos, deve ser feita prova de uso concreto da marca nesses produtos e/ou serviços, embora seja possível considerar o uso da marca como sendo sério se feito para subcategorias de produtos e/ou serviços das indicações gerais28. Neste caso, deve ser tido em conta o critério da finalidade ou do destino do produto e/ou serviço e a avaliação das respetivas características, bem como o consumidor pertinente.

17.A marca apenas usada em produtos para exportação será considerada como objeto de uso sério em Portugal, se aqui for aposta nos produtos que assinala ou nas respetivas embalagens.

18.O facto de um titular de uma marca não ter como objetivo a obtenção de lucro não obsta à consideração do seu uso sério. Com efeito, o facto de um titular corresponder a uma associação sem fins lucrativos não significa que o seu objetivo, enquanto titular de uma marca, não seja o de criar e preservar uma saída para os seus produtos e/ou serviços.

19.A possibilidade de a marca induzir o consumidor em erro não implica que não seja objeto de uso sério. Com efeito, e consoante as circunstâncias do caso concreto, o carácter decetivo da marca, pode ser suscitado em sede de um procedimento de declaração de nulidade com fundamento no artigo 259.º e na alínea d) do n.º 3 do artigo 231.º, ou num pedido de declaração caducidade fundado na alínea b) do n.º 2 do artigo 268.º do CPI.

26Exemplo: a marca assinala o intitulado da classe 25.ª «Vestuário, calçado e chapelaria» mas só foi provado o uso para vestuário. A marca considera-se apenas usada para a indicação geral vestuário e não para calçado e chapelaria.

27Exemplo: a marca assinala a indicação geral «Vestuário» da classe 25 mas só foi provado o uso para calçado. A marca não se considera usada para os produtos para os quais foi registada.

28Exemplo: a marca foi registada para polimento de metais da classe 03, mas foi seriamente usada para algodão mágico (impregnado com uma substância para polir metais). A marca considera-se seriamente usada para os produtos para os quais foi registada, em resultado da aplicação do critério da finalidade do produto.

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Regra 2 - Uso de uma marca em forma diferente da que está registada

Artigos relacionados 267.º, 268.º, 269.º

1.O uso da marca sob um sinal diferente do que está registado, desde que não difira senão em elementos que não alterem o seu carácter distintivo, feito quer pelo titular do registo quer por um licenciado (com licença devidamente averbada), é considerado sério. Embora a estrita conformidade entre o sinal usado e registado não seja necessária, a diferença entre os mesmos deve assentar em elementos negligenciáveis de forma a assegurar que pelo menos sejam equivalentes. Para avaliar esta equivalência o INPI, em primeiro lugar, determina os elementos distintivo e dominante do sinal registado e verifica se se mantêm inalterados no sinal usado. Em segundo lugar, atende à prática comercial dos produtos e/ou serviços considerados e ao público relevante, determinando se as variações dos sinais são comuns e se podem alterar a perceção que o público tem do sinal na versão registada.

2.A adição de elementos ao sinal usado que não forem distintivos nem dominantes não altera, em princípio, o carácter distinto da versão em que está registado. Em resultado, a adição de elementos que correspondam a meras indicações das características dos produtos e/ou serviços assinalados pela marca, que sejam insignificantes (tais como sinais de pontuação ou variações singular/plural) ou que, sendo figurativos, sejam meramente decorativos equivalerá, em regra, ao uso da marca em si mesma.

3.A supressão de elementos do sinal usado que estiverem numa posição secundária e não distintiva na versão em que está registado não altera, em princípio, o seu caráter distintivo. Em resultado, a supressão de elementos que correspondam a meras indicações das características dos produtos e/ou serviços assinalados pela marca ou que sejam insignificantes (tais como sinais de pontuação ou preposições insignificantes) não altera, em princípio, o seu carácter distinto.

4.As marcas exclusivamente nominativas são registadas a preto e branco. O uso do elemento verbal noutra cor não constitui, em princípio, uma variação da marca mas o uso na versão em que está registada. No mesmo sentido, o

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uso da marca com alteração do tamanho da letra ou da disposição (cima/baixo) do(s) vocábulo(s) que a constitui(em).

5.O uso de uma marca exclusivamente figurativa numa versão diferente da registada não se considera uso sério da marca, salvo quando as alterações do elemento figurativo (dimensão, alteração da posição das figuras, por exemplo) forem negligenciáveis.

6.A alteração do sinal no que respeita a cores reivindicadas não afeta a seriedade do seu uso, desde que:

a)a composição do sinal se mantenha inalterada (disposição dos elementos gráfico-fonéticos e figurativos);

b)os elementos gráfico-fonéticos e figurativos coincidirem e forem distintivos;

c)a diferença nas cores seja tão ténue que pode passar despercebida ao consumidor médio;

d)o contraste de sombras seja respeitado;

e)a cor ou a combinação de cores não tenham, em si mesmas, carácter distintivo;

f)a cor não seja um dos elementos principais que contribuem para a distintividade do todo do sinal.

7.O uso de uma marca registada pode ser considerado sério quando a mesma for usada como elemento de outra marca (pertencente ao mesmo titular) ou quando for usada em conjugação com outra marca (pertencente ao mesmo titular), mesmo que a combinação que daí resultar estiver registada como marca (pertencente ao mesmo titular).

Exemplo:

Marca «X1» registada

Marca «X1» é usada como elemento de outra marca - «Ω₿» - logo é usada desta forma: «Ω₿____X1»

Marca «X1» deve considerar-se objeto de uso sério mesmo que a composição sinalética «Ω₿____X1» esteja registada.

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