MdA / Parte VII – Marcas

Adaptação do Manual de Aplicação (MdA) do CPI (versão 7/2020) para HTML

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MANUAL DE APLICAÇÃO DO CPI

Parte VII – Marcas

Marcas de Produtos ou de Serviços

Regra 1 – Elementos que não ficam de uso exclusivo

Artigos relacionados: 209.º

1.Apenas até ao momento do despacho de concessão pode o requerente ou o oponente solicitar, em qualquer peça processual, que o INPI indique quais os elementos constitutivos da marca que não ficam de uso exclusivo.

2.Sempre que não for expressa no momento da apresentação do pedido de registo, de reclamação, de observação de terceiros, de contestação, de exposição suplementar ou de resposta a recusa provisória, a pretensão referida no número anterior tem que ser formalizada através de requerimento e acompanhada do pagamento da taxa prevista para “junção de documentos”.

3.Quando considerar oportuno, o INPI pode, oficiosamente, indicar no despacho de concessão os elementos genéricos, descritivos e usuais, não devendo, contudo, entender-se que, quando o não faça, todos os componentes da marca ficam de uso exclusivo do titular.

4.Quando a marca, apesar de ser unicamente composta por indicações que, isoladamente, são genéricas, descritivas ou usuais, apresente, no seu conjunto, suficiente capacidade distintiva, o INPI pode esclarecer que nenhum dos componentes do sinal fica de uso exclusivo do titular e que a proteção e exclusividade, abarca apenas o uso conjunto daqueles elementos.

Regra 2 – Marca livre

Artigos relacionados: 213.º

1.Nos casos em que o requerente pretenda registar um sinal ao abrigo do regime da marca livre, essa invocação apenas é possível se a utilização em

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causa se tiver iniciado no período de seis meses que antecede a apresentação do pedido de registo.

2.A mera alegação, por parte do interessado, de que vem usando o sinal que pretende registar (no período circunscrito nos seis meses que antecedem a apresentação do pedido de registo), não é suficiente para garantir a prioridade decorrente do regime de marca livre, consagrado no artigo 213.º do CPI, sendo necessário que apresente prova desse facto.

3.A reivindicação do direito de prioridade ao abrigo do regime da marca livre, acompanhada dos respetivos meios de prova, deve ser efetuada logo no momento da submissão do pedido de registo da marca cuja prioridade se pretende reivindicar, não sendo admissível tal reivindicação em momento posterior.

4.Como meios de prova do uso da marca no âmbito do artigo 213.º do CPI são admitidos, entre outros, a apresentação de fotografias do próprio produto, cópias de pedidos de encomenda, de faturas de fornecimento, de fichas de produção, embalagens, catálogos, etiquetas, listagens de preços, brochuras, flyers, stickers, declarações de fornecedores e/ou de clientes do titular da marca e provas de publicidade da marca.

5.Os elementos probatórios referidos no número anterior só são admissíveis quando, através da sua observação, se consiga perceber que respeitam à utilização no mercado, no período relevante e para os produtos e/ou serviços indicados no pedido de registo, do sinal para cujo pedido de registo se pretende garantir prioridade, pelo que é imprescindível que contenham menção expressa à data a que se reporta o seu uso, de modo a que seja possível aferir inequivocamente o momento em que o mesmo se iniciou.

6.Nos casos em que tenha havido invocação do regime da marca livre, mas não tenha sido apresentada prova de uso, ou em que a mesma seja insuficiente, o requerente é notificado para suprir essa falta no prazo improrrogável de um mês.

7.Quando o interessado não apresente elementos que demonstrem cabalmente que a utilização do sinal apenas teve início no período de seis meses que antecede a apresentação do pedido de registo, ou nas situações em que se considere que as provas carreadas são insuficientes ou inidóneas,

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não é reconhecida a prioridade decorrente do regime da marca livre ou não registada.

8.Nos casos previstos no número anterior, o requerente é notificado da inadmissibilidade das provas, sendo o pedido publicado sem menção à prioridade reivindicada.

9.Sem prejuízo do disposto no número anterior, a menção à reivindicação de prioridade aquando da publicação do pedido no BPI não impede que o juízo sobre a admissibilidade da reivindicação seja, de modo fundamentado, alterado em sede de exame substancial do processo de registo, ou em fases processuais subsequentes.

Marcas coletivas e marcas de certificação ou de garantia

Regra 3 – Pedido de registo de marca coletiva e marca de certificação ou

de garantia18

Artigos relacionados: 214 a 221.º

1.Sem prejuízo do disposto nos n.ºs 2 e 3 da presente regra, o pedido de registo de uma marca coletiva ou de uma marca de certificação ou de garantia obedece, com as devidas adaptações, aos requisitos formais das marcas de produtos e serviços.

2.O regulamento de utilização das marcas coletivas deve especificar:

a)O nome e o endereço do requerente, obrigatoriamente uma pessoa coletiva;

b)No caso de o requerente se tratar de uma associação, as condições de filiação;

c)A representação da marca;

d)Os produtos e/ou serviços abrangidos pela marca;

e)As pessoas autorizadas a utilizar a marca;

18Marca coletiva (corresponde à anteriormente designada por marca de associação) e marcas de certificação ou de garantia (corresponde à anteriormente designada por marca de certificação)

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f)As condições da respetiva utilização, incluindo as sanções no caso de usurpação ou contrafação;

3.O regulamento de utilização das marcas de certificação ou de garantia deve especificar:

a)O nome do requerente e o endereço do requerente;

b)A representação da marca;

c)Os produtos ou serviços abrangidos pela marca;

d)As características dos produtos ou serviços a certificar pela marca de certificação, designadamente, o material, o modo de fabrico dos produtos ou a prestação dos serviços, a qualidade ou a precisão;

e)As condições de utilização da marca de certificação ou de garantia, incluindo as sanções no caso de usurpação ou contrafação;

f)As pessoas autorizadas a utilizar a marca de certificação ou de garantia;

g)O modo como o organismo de certificação verifica essas características e supervisiona a utilização da marca de certificação ou de garantia.

5.Quando os regulamentos de utilização não forem fornecidos juntamente com o pedido de registo, ou não cumprirem os requisitos previstos nos n.ºs 1 a 3 da presente regra, o INPI notifica o requerente para sanar a irregularidade no prazo de um mês, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos das alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 23.º do CPI.

Regra 4 – Pedido de registo de marca - Representação da marca19

Artigos relacionados: 222.º

1.A marca deve ser representada de forma que, para todos os efeitos inerentes ao registo, permita a sua reprodução de uma forma clara, precisa, autónoma,

19 A presente regra inclui as diretrizes resultantes da Comunicação comum sobre a representação de novos tipos de marcas que reflete a abordagem a adotar pelo EUIPO e os institutos nacionais de Propriedade Industrial dos Estados-Membros relativamente às definições e aos requisitos de representação para os novos tipos de marcas resultantes da eliminação do requisito de representação gráfica.

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4.Se a marca não for abrangida por nenhum dos tipos enumerados no número anterior da presente regra, a sua representação deve respeitar as normas descritas no n.º 1 e ser acompanhada de uma descrição.

5.Nos casos em que a representação de marcas não convencionais for apresentada por via eletrónica, são admissíveis os seguintes formatos:

6.Se a representação da marca não for entregue por via eletrónica20, aplica-se, com as necessárias adaptações, o estabelecido nos n.ºs 1 a 4 da presente regra.

7.Sem prejuízo do disposto no número anterior, se a representação da marca não for entregue por via eletrónica, a mesma deve:

a)Ser inserida no campo previsto no respetivo formulário, em fundo neutro;

b)Respeitar as dimensões máximas de 8 cm × 8 cm e mínimas de 3 cm em, pelo menos, uma dessas dimensões;

c)Em caso de sinal exclusivamente nominativo, a reprodução deve ser a negro, utilizando o conjunto latino de caracteres em fonte Courier, de tamanho 14 a 20, e usar a mesma fonte tipográfica para

20Presentemente e até 31.12.2020 os atos previstos no Código da Propriedade Industrial são exclusivamente praticados através dos serviços online do INPI, nos termos do disposto Decreto-Lei 30-A/2020, de 29 de junho. Este diploma veio prorrogar até 31 de dezembro de 2020 a vigência do Decreto-Lei n.º 16/2020, de 15 de abril, que consagrou excecionalmente a obrigatoriedade da prática de atos exclusivamente online bem como a comunicação das notificações aos interessados, que é efetuada preferencialmente por email.

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todo o sinal, podendo o INPI reproduzi-lo como disposto na alínea anterior, caso não venha assim reproduzido;

d)No caso das marcas sonoras, devem ser apresentadas as correspondentes frases musicais.

8.Se o pedido contiver uma representação da marca sem especificar o tipo de marca pretendido, o INPI, com base na representação fornecida e numa eventual descrição da marca, atribui o tipo de marca adequado e informa o requerente por escrito, fixando um prazo para apresentar observações.

9.Caso não sejam apresentadas as observações mencionadas no número anterior, a alteração do tipo de marca será considerada aceite pelo requerente.

10.Quando exista uma contradição entre a representação da marca e informação adicional sobre a mesma incluída no pedido, designadamente a indicação do tipo de marca visado, o requerente é notificado para, no prazo de um mês, para efetuar os esclarecimentos ou as alterações necessárias para sanar a contradição, sob pena de recusa do registo nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 23.º do CPI.

Regra 5 – Pedido de registo de marca - Reivindicação de cor ou cores

Artigos relacionados: 233.º

1.O sinal a cores deve reivindicar a cor (quando exclusivamente constituído por uma só cor) ou as cores em que é apresentado (quando constituído por uma combinação de cores).

2.Nos casos em que o requerente pretenda reivindicar uma ou várias cores num sinal, deve especificar concretamente os elementos cromáticos visados, de preferência através de código de cores geralmente reconhecido, não sendo admissível uma indicação como “todas as cores”.

3.Sempre que num pedido não tenham sido reivindicadas quaisquer cores e o sinal as exiba, o requerente é informado de que, caso não efetue a reivindicação de cores, o sinal será publicado a preto e branco, sendo-lhe

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concedido, através de notificação, um prazo de um mês para clarificar a sua pretensão.

Regra 6 – Pedido de registo de marca – Indicação de produtos e/ou

serviços

Artigos relacionados: 233.º

1.O requerente deve ser o mais explícito possível na designação dos produtos e serviços, para os quais visa obter proteção, usando, para tal, a terminologia de produtos e serviços da Classificação Internacional de Nice na sua versão atualizada, que se encontra disponível no sítio eletrónico do INPI.

2.O requerente deve, sempre que possível, abster-se de usar os intitulados das classes para indicar os produtos e/ou serviços que pretende assinalar, salvo se a sua utilização permitir determinar, com clareza e precisão, quais os produtos e/ou serviços visados pelo pedido de registo.

3.A verificação da conformidade do pedido com as regras da Classificação Internacional de Nice é efetuada em sede de exame formal, momento em que não só se aprecia se a indicação das classes foi correta, mas também se os produtos e/ou serviços, tal como se encontram redigidos, se enquadram nos termos daquela Classificação.

4.Na lista que fornecer no pedido de registo, o requerente deve individualizar os produtos e/ou serviços através da respetiva separação, utilizando um ponto e vírgula para o efeito.

5.Se as irregularidades detetadas na verificação dos aspetos descritos nos números anteriores forem passíveis de regularização oficiosa, e se se enquadrarem no âmbito da vontade presumida do requerente, o INPI procede às devidas correções, comunicando tal facto ao interessado.

6.Ao invés, se a regularização oficiosa não for possível, o requerente é notificado para efetuar as devidas correções no prazo de um mês, sob pena de indeferimento do pedido de registo, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 223.º do CPI.

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7.Quando as irregularidades afetem apenas alguns dos produtos ou serviços indicados no pedido de registo, somente esses são abarcados pela recusa.

Regra 7 – Instrução do pedido

Artigos relacionados: 223.º

1.Sempre que seja requerida a proteção de uma marca que contenha elementos verbais e figurativos, o requerente deve especificar, no requerimento de pedido, os elementos verbais que constam do sinal requerido. Sempre que os mesmos não sejam apresentados e o INPI considere que não resulta inequívoca a interpretação dos elementos verbais que constam do sinal requerido, notifica o requerente, nos termos previstos no número 7 da presente regra.

2.No caso do sinal registando reproduzir nomes, brasões, emblemas e distinções do Estado, Municípios ou outras entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, o emblema e a denominação da Cruz Vermelha ou organismos equivalentes, bem como outros sinais que caiam no campo de aplicação do artigo 6ter da CUP21, o requerente deve comprovar o direito a incluir esses elementos no sinal, exibindo autorização das autoridades competentes.

3.A exigência prevista no número anterior aplica-se somente aos casos em que o sinal mostra evidente inspiração nesses nomes, brasões, emblemas e distinções.

4.Se os elementos referidos no número 1 forem meramente fantasiosos, basta a entrega, no momento da apresentação do pedido ou em resposta a notificação, de uma declaração que o afirme, sendo o requerente responsável pela veracidade dessa declaração.

5.Sem prejuízo do referido no número anterior, quando nenhuma declaração tenha sido entregue, mas o INPI considere manifesto que os elementos

21https://www.wipo.int/article6ter/en/legal_texts/guidelines.html (guidelines) https://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/search-struct.jsp (pesquisa na BD 6ter)

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incluídos no sinal são meramente fantasiosos, o requerente não é notificado para a apresentação de qualquer documento comprovativo.

6.A inclusão em sinais distintivos de símbolos, brasões, emblemas ou distinções pertencentes a entidades privadas ou públicas, nacionais ou estrangeiras, que se enquadrem na alínea c) do n.º 3 do artigo 223.º do CPI tem de ser autorizada por quem nelas para o efeito tenha competência, por exemplo:

a)para autorizar a inclusão de quaisquer bandeiras (à exceção da bandeira nacional - vide n.º 8 da presente regra), escudos, símbolos, brasões ou outros emblemas oficiais referentes a municípios ou freguesias são competentes as respetivas Assembleias.

b)para autorizar a utilização de um emblema ou denominação da Cruz Vermelha é competente a Direção Nacional da Cruz Vermelha.

c)tratando-se da inclusão de quaisquer brasões, escudos, símbolos, ou outros emblemas que não se verifique pertencerem inequivocamente a qualquer entidade pública ou privada, a análise da necessidade de notificação para apresentação de eventual autorização é ponderada casuisticamente, em função da probabilidade de estar em causa um sinal suscetível de salvaguarda ao abrigo da alínea a) do n.º 3 do artigo 231.º do CPI.

7.O INPI notifica o requerente quando não sejam apresentados os elementos indicados nos números anteriores, concedendo-lhe o prazo de um mês para que os forneça, sob pena de indeferimento do pedido de registo, nos termos do disposto na alínea b) do artigo 23.º do CPI.

8.A inclusão da bandeira da República Portuguesa, ou de alguns dos seus elementos, em processos de registo nacional, depende da verificação dos requisitos constantes no n.º 5 do artigo 231.º do CPI.22

22Até 2008, a inclusão da Bandeira Nacional, ou de algum dos seus elementos, em pedidos de registo de propriedade industrial apresentados junto do INPI, dependia da obtenção de autorização para o efeito, o que suscitava dúvidas sobre a entidade nacional competente para conceder a referida autorização. Nesse sentido, o Decreto-Lei n.º 143/2008, de 25 de julho, que introduziu medidas de simplificação no CPI, veio então dispensar a necessidade da referida autorização, habilitando o INPI a efetuar essa apreciação no momento em que efetua o exame dos pedidos de registo nacionais e a aferir se a utilização da bandeira nacional, ou algum dos seus elementos, é suscetível de ser admitida, ou se, pelo contrário, aconselha a recusa do registo em virtude de a sua inclusão ser, de alguma forma, suscetível de desrespeitar, desprestigiar ou ofender a dignidade desses símbolos. Nestes termos, nos n.ºs 4 e 5 do artigo 231.º do CPI são estabelecidos os termos em que essa apreciação deverá ser efetuada, bem como a faculdade de o

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Regra 8 - Transliteração

Artigos relacionados: 223.º

1.Quando um sinal distintivo do comércio contiver inscrições em caracteres que não correspondam aos caracteres do alfabeto latino, o requerente deve, logo no momento do pedido de registo, apresentar transliteração e tradução das mesmas.

2.O INPI notifica o requerente quando não sejam apresentados os elementos indicados no número anterior, concedendo-lhe o prazo de um mês para que os forneça, sob pena de indeferimento do pedido de registo.

Regra 9 - Divisão do pedido de marca

Artigos relacionados: 225.º

1.A declaração da divisão do pedido, nos termos do artigo 225.º do CPI, deve incluir:

a)O número de processo atribuído ao pedido;

b)O nome e o endereço do requerente;

c)A lista dos produtos ou serviços objeto do pedido divisionário, ou, nos casos em que se pretenda a divisão em mais do que um pedido divisionário, a lista dos produtos ou serviços objeto de cada pedido divisionário;

d)A lista dos produtos ou serviços que se mantêm no pedido inicial.

2.O INPI estabelece um processo separado para cada pedido divisionário, que consiste numa cópia integral do processo do pedido inicial, incluindo a

INPI recusar, oficiosamente, um pedido de registo sempre que considere que poderá estar em causa a ofensa da dignidade da bandeira nacional ou de algum dos seus elementos.

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declaração de divisão e a correspondência que com ela se relacione, atribuindo um novo número de pedido a cada pedido divisionário.

3.A publicação de cada pedido divisionário no BPI obedece às regras gerais da publicação de pedidos.

Regra 10 - Divisão de um registo de marca

Artigos relacionados: 225.º

1.A declaração da divisão de um registo, nos termos do artigo 225.º do CPI, deve incluir:

a)O número de registo ou de processo;

b)O nome e endereço do titular do registo;

c)A lista dos produtos ou serviços que constituem o registo divisionário, ou, nos casos em que se pretenda a divisão em mais do que um registo divisionário, a lista dos produtos ou serviços objeto de cada registo divisionário;

d)A lista dos produtos ou serviços que se mantêm no registo inicial.

2.O INPI estabelece um processo separado para o registo divisionário, que consiste numa cópia integral do processo do registo inicial, incluindo a declaração de divisão e a correspondência que com ela se relacione, atribuindo um novo número a cada registo divisionário.

3.Todos os requerimentos e pedidos apresentados e todas as taxas pagas antes da data em que o INPI receber a declaração de divisão são considerados como tendo sido efetuados ou pagos também no que se refere ao registo que resultar da divisão, mas as taxas relativas ao pedido original devidamente pagas não são reembolsadas.

Regra 11 – Pedido de registo de marca – Exame formal

Artigos relacionados: 233.º

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1.Apresentado o pedido de registo de marca no INPI, é efetuado exame para verificar o preenchimento dos elementos mínimos a que se refere o n.º 3 do artigo 222.º, para efeitos de atribuição de uma data ao pedido, e exame formal para verificar se preenche os requisitos estabelecidos nos artigos 217.º, 222.º, 223.º, 224.º e 225.º do CPI.

2.Se, em resultado do exame, o INPI, verificar a falta de algum dos elementos a que se refere o número anterior, ou outras irregularidades que devam ser supridas em momento anterior à publicação do pedido, o requerente é notificado para corrigi-las no prazo de um mês, sob pena de recusa do registo nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 23.º do CPI.

3.Se o pedido contiver todos os elementos e requisitos necessários à sua completa instrução, ou caso o requerente o regularize nos prazos estabelecidos, o mesmo é publicado para efeitos de apresentação de reclamações, nos termos do artigo 17.º do CPI, ou de observações de terceiros, nos termos do n.º 1 do artigo 226.º do mesmo código.

Regra 12 – Tramitação processual

Artigos relacionados: 229.º

1.Após o decurso do prazo de oposição procede-se ao estudo do processo, nos termos da regra seguinte, que pressupõe o exame do sinal (motivos absolutos)23 e a sua comparação com outras marcas e outros sinais distintos do comércio (motivos relativos)24.

2.Quando, durante o exame, a que se refere o número anterior, o INPI detete oficiosamente a existência de um fundamento de recusa que não tenha sido invocado em oposição, o pedido de registo é objeto de despacho de recusa provisória.

3.Ao despacho de recusa provisória pode o requerente responder (mediante requerimento e satisfação da taxa correspondente), no prazo de um mês a

23Ver definição constante do n.º 2 da regra 13.

24Ver definição constante do n.º 3 da regra 13.

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contar da data da notificação, sob a cominação de a recusa se tornar definitiva, se o INPI considerar que se mantêm os fundamentos que conduziram ao indeferimento.

4.O prazo de resposta pode ser prorrogado unicamente por um mês, se o requerente o solicitar no decurso do período referido no número anterior.

5.Nos casos em que seja proferido um despacho de recusa provisória, pode ser admitida a suspensão de estudo do pedido de registo, aplicando-se, com as devidas adaptações, o disposto na regra 15 da parte III do presente Manual.

6.A ausência de resposta a uma recusa provisória não implica que o indeferimento se converta automaticamente em definitivo, devendo, em sede de reexame, ser sempre feita nova análise do processo, com o objetivo de confirmar se os obstáculos à concessão se mantêm.

7.A declaração de consentimento prevista no artigo 236.º do CPI também pode ser apresentada em resposta a um despacho de recusa provisória e deve ser formalizada através do ato “apresentação de declaração de consentimento”, sendo, nesses casos, dispensada a formalização de “resposta a recusa provisória”.

8.Quando esteja em causa um processo litigioso em que a procedência da reclamação afete apenas parte dos produtos e/ou serviços, e se imponha, para os restantes, o indeferimento provisório com outro fundamento, o INPI, em princípio, apenas reaprecia o processo quanto a este último.

Regra 13 – Exame de motivos absolutos e relativos de recusa

Artigos relacionados: 229.º e 232.º, n.º 2

1.No estudo de processos de registo de marcas, o INPI procede oficiosamente à verificação do cumprimento das formalidades legais, dos motivos absolutos e relativos de recusa.

2.Os motivos absolutos de recusa reportam-se aos limites intrínsecos do sinal em estudo, nomeadamente à aferição sobre se o sinal se encontra adequadamente representado por forma a permitir determinar de modo claro

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e preciso o objeto da proteção, bem como à sua capacidade distintiva. Estes fundamentos de recusa encontram acolhimento nos n.ºs 1 a 5 do artigo 231.º do CPI.

3.Os motivos relativos de recusa reportam-se a limites extrínsecos ao sinal em estudo, exigindo essencialmente a comparação entre o sinal registando e outros sinais distintivos do comércio potencialmente obstativos. Estes fundamentos de recusa encontram-se previstos nos artigos 232.º a 235.º do CPI.

4.Em sede de apreciação oficiosa de motivos relativos de recusa, o INPI atende particularmente aos sinais distintivos de comércio nacionais, da União Europeia e internacionais prioritários, ou outros direitos de propriedade industrial.

5.Relativamente aos direitos não previstos no número anterior, de que as denominações sociais ou os direitos de autor são exemplo, o exame confrontativo só será efetuado na sequência de reclamação do interessado.

Regra 14 – Aquisição de capacidade distintiva através do uso

Artigos relacionados: 231.º, n.º 2

1.Compete ao requerente alegar e provar que um sinal, que à partida, não seria distintivo é, afinal, capaz de individualizar os produtos e/ou serviços que visa assinalar.

2.A aferição da eventual aquisição de capacidade distintiva de uma marca na sequência do uso que dela for feito, reporta-se ao momento anterior à apresentação do pedido de registo (ou da data de prioridade, se reivindicada).

3.As provas apresentadas devem respeitar ao uso do sinal tal como foi submetido a registo, evidenciando a sua utilização como marca para distinguir os produtos e/ou serviços requeridos.

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Regra 15 - Provas de uso no âmbito de reclamação ou recusa provisória

Artigos relacionados: 227.º e 230.º

1.Os pedidos de prova de uso de uma marca anterior, no contexto dos artigos 227.º ou 230.º do CPI, devem ser formulados pelos interessados em sede de contestação ou de resposta à recusa provisória.

2.Sempre que a reclamação ou a recusa provisória se fundamentem na existência de uma marca anterior que se encontre registada há menos de 5 anos (à data do pedido de registo objeto do exame, ou da respetiva prioridade) o requerente, na contestação ou na resposta à recusa provisória, não pode solicitar que o titular da marca anterior seja notificado para apresentar provas de uso.

3.Nos casos em que seja apresentado requerimento nos termos referidos no número anterior, é o mesmo objeto de despacho de indeferimento.

4.Se o requerente tiver efetuado um pedido de prova de uso que cumpra os requisitos do artigo 227.º, o INPI notifica a contestação ao reclamante, indicando igualmente que foi solicitado que este demonstrasse o uso sério da sua marca.

5.Se o requerente tiver efetuado um pedido de prova uso que cumpra os requisitos do artigo 230.º do CPI, o INPI notifica o titular do direito anterior em que se tiver baseado a recusa provisória para, no prazo de um mês, prorrogável por outro, demonstrar o uso sério da sua marca, enviando- lhe, juntamente com a notificação, cópia do despacho de recusa provisória.

6.Se o reclamante ou o titular do direito anterior (em que se tiver baseado a recusa provisória) não fornecer quaisquer elementos de prova, nem apresentar motivos que justifiquem o não uso do sinal, antes do termo do prazo de um mês, prorrogável por outro, o INPI considera improcedente a reclamação, ou não converte em definitiva a recusa provisória que se tenha baseado nesse direito anterior.

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7.O INPI considera igualmente improcedente a reclamação, ou não converte em definitiva a recusa provisória com fundamento num direito anterior, se o oponente ou o titular do direito anterior (em que se tiver baseado a recusa provisória) fornecer elementos de prova, ou indicar motivos que justifiquem o não uso do sinal, que sejam considerados irrelevantes ou insuficientes.

8.Os requisitos a que os elementos de prova apresentados devem obedecer encontram-se previstos na Parte X do presente Manual.

9.Se os elementos de prova não estiverem redigidos em português, o INPI pode exigir a apresentação de uma tradução desses elementos para a língua portuguesa, em conformidade com a regra 1 da parte III do presente Manual.

Regra 16 – Marca notória e marca de prestígio

Artigos relacionados: 234.º e 235.º

1.Compete aos interessados alegar e apresentar provas que possam conduzir à aplicação dos artigos 234.º e 235.º do CPI, não sendo esse estatuto reconhecido oficiosamente pelo INPI.

2.Se a reclamação tiver por base uma marca notória ou de prestígio, as provas devem demonstrar o reconhecimento desse estatuto e o alcance geográfico da notoriedade e do prestígio.

3.Sem prejuízo do disposto no número anterior, no caso da invocação do regime consagrado no artigo 235.º do CPI, compete igualmente ao oponente carrear prova de que o uso da marca posterior procura tirar partido do caráter distintivo da sua marca, ou pode prejudicá-los.

Registo Internacional

Regra 17 – Registo internacional de marcas

Artigos relacionados – 245.º

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1.O INPI dispõe do prazo de um ano, a contar da data de notificação da Secretaria Internacional da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), para comunicar a esta entidade que um pedido de registo de marca internacional (ou uma designação posterior) foi indeferido, provisória ou definitivamente.

2.Se não o fizer no período de tempo estabelecido, o registo de marca é considerado concedido.

3.Sempre que da análise de um processo de registo internacional, quer tenha ou não sido deduzida reclamação, se verifique a existência de causa prejudicial, é proposta a suspensão do estudo, devendo a mesma ser comunicada à OMPI sob a designação de recusa provisória, em conformidade com o disposto no artigo 5.º do Protocolo de Madrid.

Regra 18 - Notificações de despachos relativos a marcas de registo

internacional

Artigos relacionados – 245.º

Os despachos em processos de registo de marca internacional - de concessão, de recusa ou de recusa provisória - são notificados à Secretaria Internacional e, quando existam, aos mandatários nacionais intervenientes e aos oponentes.

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